Por Luiz Felipe Vieira de Siqueira

 

Palavras-chave: Internet. Estabelecimento. Nomes de Domínio. Marcas. Nomes empresariais.  

Abstract: The Internet created in the 1960s and commercial use from the nineties has revolutionized the speed of communication, tightened borders and filled the world of information. Thus was launched the challenge to the market to know the best way to use this new age, and for the attempt to regulate and rectify the matter. The academic community also mobilized to understand the impact of the digital age in the world today. To enter the virtual world you must type an eletronic address called the Domain Name, which represents a new element to the establishment. Moreover, with this new means of communication and information has created the e-commerce and thus the virtual establishments. The theme now follows is an explanation about the impact of Internet on the elements of the establishment and a reflection on this new era.

Keywords: Internet. Establishment. Domain Names. Trademarks. Business names.

Sumário: 1. Introdução. 2. A internet. 2.1. Comitê gestor da internet no Brasil. 3. Estabelecimento. 3.1. Estabelecimento virtual. 4. Elementos do estabelecimento. 4.1 Aviamento. 4.2 Nome Empresarial. 4.3 Marcas. 4.4. Conflitos entre marcas e nomes empresariais. 4.5. Nome de domínio. 4.6. Conflitos entre marcas e nomes de domínio. 5. Considerações finais. Referências

1. Introdução

O presente trabalho se pauta na evolução dos elementos integrantes do estabelecimento e o conflito gerado entre alguns com o advento da Internet.

O estabelecimento recebeu significativas mudanças com a edição do Código Civil de 2002. Entretanto, nesse novo ordenamento não foram inseridos elementos do estabelecimento trazidos com a era digital, sendo o mais importante deles os Nomes de Domínio.

Em um primeiro momento far-se-á uma breve conceituação do estabelecimento e sua transformação com o advento da internet – o chamado estabelecimento virtual. Do mesmo modo explanar-se-á acerca de alguns dos elementos do estabelecimento – aviamento, nomes empresariais, marcas e nomes de domínio, para melhor clarear o tema aqui proposto.

Ato contínuo, faz-se necessária uma reflexão sobre o impacto da era digital dentre esses elementos, sendo o mais significativo deles o conflito existente entre as marcas e os nomes de domínio.

O tema encontra-se atualmente em uma fase mais madura de discussão dado que a Internet tem sua origem no final dos anos noventa e nesses quase vinte anos de existência o debate conseguiu tomar corpo não só na jurisprudência como também em sede doutrinária.  

Ainda, se faz necessário fazer uma abordagem de direito comparado sobre o tema aqui proposto com o fito de demonstrar como alguns dos impasses vêm sendo tratados em outros países, especialmente nos Estados Unidos da América e na Argentina.

Importante ressaltar que o tema proposto é um desafio tanto para os Estados, aos quais estão incumbidos de normatizar e regularizar a Internet, um ambiente que já foi tido como anárquico – quanto para o empresariado que tem a tarefa de assimilar a cultura da era digital e aprender – rapidamente – como tirar proveito econômico dela e, ainda, a comunidade acadêmica a qual possui a árdua missão de estudar o impacto da era digital na sociedade.

A velocidade é uma constante no mundo dos negócios e foi um elemento que mais se desenvolveu com o advento da Internet. A rapidez com que são feitas novas tecnologias e a aplicação destas no mundo dos negócios transformou as relações empresariais, os estabelecimentos e, conseqüentemente, os seus elementos.

2. A INTERNET

A Internet, como grande parte das novidades tecnológicas, teve origem no serviço militar como uma forma de gerar comunicação de dados entre quartéis com uma forma rápida e eficiente e capaz de resistir aos ataques inimigos durante uma guerra, consoante atesta parte da doutrina sobre o tema.

Nas palavras de COSTA ALMEIDA sobre o tema:

“A INTERNET foi criada no final dos anos 60 nos EUA, como um projeto militar que buscava estabelecer um sistema de informações descentralizado e independente de Washington, para que a comunicação entre os cientistas e engenheiros militares resistisse a um eventual ataque à capital americana durante a Guerra Fria. Preliminarmente com a denominação de ARPANET, era uma rede fechada, à qual só tinham acesso os funcionários do Departamento de Defesa dos EUA, que, com o tempo, também passaram a utilizar a rede para enviar mensagens eletrônicas através de caixas de correio pessoais, o atual e-mail. (...) No Brasil, a Internet chegou em 1988, sendo inicialmente restrita a universidades e centros de pesquisa, até que a Portaria nº. 295, de 20.07.95, possibilitou às empresas denominadas ' provedores de acesso' comercializar o acesso à INTERNET.” (COSTA ALMEIDA, 1998, p. 52-53)

No entanto, existem doutrinadores que remontam o passado da Internet não só para fins exclusivamente militares, mas também científicos e elaborados pela Academia por via das universidades norteamericanas.

Com sabedoria explana ROHRMANN:

“A Internet não teve origem exclusivamente na rede militar ARPANET, uma vez que, muito antes do surgimento desta, já se faziam pesquisas avançadas com redes de computadores packed switched na Universidade de Los Angeles e no Massachussets Institute of Tecnology.

Até o início da década de 1970, a rede ARPANET ainda utilizava como protocolo o Network Control Protocol – NCP – e contava com quatro pontos de presença localizados em Standford, Los Angeles (UCLA), Santa Barbara (UCSB) e Utah.

Segundo a cronologia estipulada por Kang (1999), a segunda fase aconteceu ao longo da década de 1970. Ocorreu o crescimento do número de computadores ligados à rede, fazendo surgir um problema técnico: o protocolo NCP não protegia a rede contra perda de pacotes. Assim, se uma mensagem fosse dividida em pacotes e um deles se perdesse durante a transmissão, a mensagem apresentaria perda no recebimento.

Havia necessidade de um protocolo mais eficiente, capaz de detectar e corrigir erros referentes às perdas de dados ao longo da rede.

Em outras palavras, era necessário que se adotasse um protocolo de comunicação eficiente para que a rede pudesse crescer da forma mais confiável possível. Dessa necessidade, surgiu o novo protocolo, o TCP/IP, que é até hoje, por exemplo, como um protocolo de comunicações.” (ROHRMANN, 2005, p. 05)

A Internet para fins comerciais no Brasil chegou em 1995 quando foi aprovada a sua utilização pelo Ministério das Comunicações juntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia.

Este meio de comunicação e informação contaminou o mundo com sua capacidade inesgotável de armazenar e disponibilizar a informação, transformou drasticamente o modo das pessoas se comunicarem, socializando o conhecimento e aumentando o contato entre os humanos.

Os empresários, como sempre atentos as novidades e as possibilidades de lucro, implantaram o e-commerce como forma de ter mais um estabelecimento comercial para a sua clientela, a partir do começo da Internet no final do século passado.

Entretanto, esse novo tipo de estabelecimento converge um número muito maior de clientes, pois está aberto 24 horas por dia, sete dias na semana para todos os seres que possuem acesso à rede mundial dos computadores.

Com a inclusão digital fomentada pelos governos estatais, milhões de pessoas estão aptas a entrarem em um sítio na Internet e realizarem suas compras. Isso faz com que o e-commerce se torne uma atividade econômica extremamente lucrativa. Cumpre enfatizar que existem lojas que somente existem nas redes, ou seja, estabelecimentos exclusivamente virtuais, como a amazon.com ou submarino.com.br.

No final do século passado houve uma verdadeira corrida pelo ouro com as chamadas empresas ponto.com. No entanto, somente os empresários mais fortes e as organizações mais sólidas sobreviveram à queda da Nasdaq – a bolsa de valores das empresas de tecnologia.

O que não tira o potencial de lucro do e-commerce haja visto o crescente número de usuários e que é cada vez mais comum estabelecer relações comerciais e negócios jurídicos por via da Internet nesta primeira década do terceiro milênio.

Para implantar e regulamentar a utilização da Internet no país foi criado o Comitê Gestor da Internet do Brasil.

2.1. COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL

O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) foi criado pela Portaria Interministerial nº 147, de 31 de maio de 1995 e alterada pelo Decreto Presidencial nº 4.829, de 3 de setembro de 2003, para coordenar e integrar todas as iniciativas de serviços Internet no país, promovendo a qualidade técnica, a inovação e a disseminação dos serviços ofertados.

Composto por membros do governo, do setor empresarial, do terceiro setor e da comunidade acadêmica, o CGI.br representa um modelo de governança na Internet pioneiro no que diz respeito à efetivação da participação da sociedade nas decisões envolvendo a implantação, administração e uso da rede. Com base nos princípios de multilateralidade, transparência e democracia, desde julho de 2004 o CGI.br elege democraticamente seus representantes da sociedade civil para participar das deliberações e debater prioridades para a internet, junto com o governo. (COMITÊ GESTOR DA INTERNET DO BRASIL)

Como pode se perceber, desde o ingresso da utilização da Internet no Brasil que esta é feita de forma conjunta entre empresários, Estado e comunidade acadêmica.

3. ESTABELECIMENTO

Nas palavras de GARCIA, temos que a natureza jurídica do estabelecimento é:

“A concepção jurídica do estabelecimento originou-se do fundo de comércio, cuja idéia, por sua vez, veio do direito francês – fonds de commerce, derivado do fonds de boutique. Na origem, porém, a expressão restringia-se ao conjunto de bens tangíveis. Com o direito italiano, concebeu-se a teoria azienda, para se referir ao conjunto de bens intangíveis. Na Espanha era chamado de hacienda, na Inglaterra goodwill e na Alemanha Geschaft ou Handelsgschachaft.” (GARCIA, 2008)

O art. 1.142 do código civil de 2002 considera estabelecimento "todo complexo de bens organizados para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária". O enunciado inspirou-se no Código Italiano, de 1942 – art. 2.555.

Trata-se de instrumento para o exercício da atividade empresarial.

Historicamente, a concepção conceitual moderna de estabelecimento foi formatada no Direito Romano, que admitia a "unidade do múltiplo", como por exemplo, "o rebanho" (um corpo diverso de cada animal) e "edifício" (um corpo formado de pedras ligadas). (BORBA, 2004)

Para Carvalho de Mendonça:

“(...) estabelecimento comercial designa o complexo dos meios idôneos, materiais e imateriais, pelos quais o comerciante explora determinada espécie de comércio.” (MENDONÇA, 1964)

Já BORBA assevera com maestria que o estabelecimento:

“(...) é o conjunto, o complexo de várias forças econômicas e dos meios de trabalho que o comerciante consagra ao comércio, impondo-lhes uma unidade formal, em relação com a unidade do fim, para que ele o reuniu e organizou”. (BORBA, 2004, p. 74)

CAMPINHO observa que:

“O empresário, pessoa natural ou jurídica, deverá estar devidamente aparelhado para o exercício de sua empresa. Nessa exploração da atividade econômica organizada, utiliza-se o seu titular de um conjunto de elementos materiais ou imateriais, sem o que não logrará êxito em desempenhá-la.

A esse complexo de bens, disposto segundo a vontade do empresário individual ou da sociedade empresária, que lhes serve de instrumento para realização de sua empresa, é que se denomina de estabelecimento”. (CAMPINHO, 2005, p. 295)

Como podemos perceber o estabelecimento está pautado sob a tríade capital – trabalho – organização, elementos esses que estão intimamente interligados. Para melhor ilustrar a questão trazemos à baila as sábias palavras de PIMENTA, a saber:

“Estes três elementos (empresa-empresário-estabelecimento) estão intrínseca e necessariamente interligados. Não existe atividade (empresa) sem um sujeito de direito (empresário) que a pratique em seu próprio nome e se valha, para isso, de um conjunto de bens por ele organizado (estabelecimento). Trata-se de elemento indissociável à empresa. Não existe como dar início à exploração de qualquer atividade empresarial, sem a organização de um estabelecimento. “(PIMENTA, 2004, p. 98)

Com a evolução histórica, foi se verificando que os bens tangíveis (corpóreos) e intangíveis (incorpóreos), que integram o estabelecimento, formavam uma unidade só pela vontade do empresário, assim como, apresenta-se como objeto de direito, conquanto possível a sua alienação, independentemente da empresa, em cujo patrimônio integra. Na sua conformação, percebe-se o império da vontade do titular da empresa, seja qual for a sua estrutura: um ambulante ou uma gigantesca multinacional.

3.1 ESTABELECIMENTO VIRTUAL

A Internet inaugurou o estabelecimento virtual, com a configuração exclusivamente imaterial.

Desta forma, temos que em tempos pós modernos uma nova modalidade de estabelecimento foi criada, com suas próprias características, pois não há um ponto comercial fixo ou depósito de mercadorias. O que há é um grande ponto de convergência de clientes com proporções muito maiores do que as de um centro de uma grande megalópole como Tókio, Cidade do México, Nova Iorque ou São Paulo. Isso, uma vez que qualquer pessoa no mundo conectada à Internet por via de um computador ou telefone móvel é capaz de entrar em um estabelecimento virtual simplesmente ao digitar o seu nome de domínio.

Acerca dos estabelecimentos virtuais PERRUCI diz que:

“A expansão da Internet deu-se em um prazo muito pequeno, se considerado o seu alcance. Multiplicaram-se de forma espantosa os provedores de acesso e, atualmente, o custo de implementação do serviço é irrisório em relação aos valores verificados no início da expansão dos serviços. O mesmo ocorreu com as ferramentas disponíveis no mundo on line.

Essa realidade fez o empresariado investir agressivamente no desenvolvimento da tecnologia virtual para alcançar novos mercados, dessa forma, bem se consolidando o e-commerce como eficiente ferramenta para a atividade comercial. O comércio eletrônico passou a ser, pois, a venda de produtos ou prestação de serviços realizados por meio da Internet.

Esse cenário de profundas alterações das relações comerciais entre os particulares, trouxe um enorme número de novas questões jurídicas, até então desconhecidas pela doutrina clássica de diversos ramos do direito, como o tributário, o trabalhista, o civil e até mesmo o penal, que culminaram com a criação de um novo ramo jurídico: o direito virtual. “(PERRUCI, 2006, p. 428)

Assim, muitas empresas que já estavam no mercado antes da era digital despertaram para os novos tempos e também ingressaram no e-commerce, sendo que para tanto foi necessário um forte investimento em tecnologia. Esse é o caso das Lojas Americanas, forte empresa do setor do varejo que rapidamente lançou sua loja na Internet (americanas.com), com o advento desta no país.

Desta forma, RIDOLFO classifica de estabelecimento comercial digital originário, aqueles que passaram a existir exclusivamente no mundo digital. Ao passo que os estabelecimentos comerciais derivados são aqueles que já existiam no mundo dos átomos e posteriormente passaram para a terra dos bits. (RIDOLFO, 2000).

4 ELEMENTOS DO ESTABELECIMENTO

Neste diapasão, temos que a Internet também influenciou vários elementos do estabelecimento, quais sejam, o aviamento, o nome empresarial, as marcas e, ainda, criou um novo tipo – os nomes de domínio.

4.1 AVIAMENTO

O aviamento é o potencial de lucratividade de uma empresa, o quanto que ela pode vir a gerar de lucro para o empresário.

Este é um elemento tão importante que gerou a regra protetiva do adquirente – art. 1.147 do código civil de 2002 – cláusula de não restabelecimento. Essa regra diz que se não houver autorização expressa o alienante não poderá fazer concorrência ao adquirente pelo prazo de cinco anos.

Assim, se uma empresa está prestes a ser adquirida, fundida ou incorporada por outra, tanto os seus estabelecimentos reais quanto os virtuais serão parâmetros para definir o seu preço. Contanto, os estabelecimentos virtuais terão peso diferente uma vez que não só o faturamento servirá como fio da balança quanto o número de acessos do sítio da Internet uma vez que é um importante meio para difusão da marca das empresas.

4.2 NOME EMPRESARIAL

Nome empresarial é a firma ou a denominação adotada, para o exercício de empresa, segundo o Código Civil[1] [2]. O Departamento Nacional de Registro do Comércio[2] [3] ao tratar da matéria esclarece que nome empresarial é aquele sob o qual o empresário e a sociedade empresária exercem suas atividades e se obriga nos atos a elas pertinentes, e compreende a firma e a denominação. Sendo que firma é o nome empresarial utilizado pelo empresário e, facultativamente, pela sociedade limitada; a sociedade anônima e cooperativa utilizar-se-á da denominação e opcionalmente pela sociedade limitada, e atenderá aos princípios da veracidade e da novidade e identificará, quando houver exigência legal, o tipo jurídico da sociedade, não pode conter palavras ou expressões que sejam atentatórias à moral e aos bons costumes.

Com a excelência que lhe é peculiar BORBA aduz:

“O nome empresarial é o nome jurídico da sociedade, não se confundindo com títulos de estabelecimento, sinais, símbolos e marcas.

É através do nome empresarial que a sociedade atua e se obriga no mundo jurídico. O nome empresarial é o nome da pessoa jurídica, enquanto o título de estabelecimento é mera expressão de fantasia, apenas designa o estabelecimento. Os sinais e símbolos são instrumentos de propaganda, ao passo que a marca se vincula aos produtos.

A sociedade não pode ter mais de um nome empresarial. Os títulos de estabelecimentos poderão, no entanto, variar, adotando-se para estabelecimentos diferentes títulos diversificados.

Em certos casos, uma parte do nome empresarial serve de título de estabelecimento ou de marca, como é o caso de PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS, cuja sigla PETROBRAS é a marca dos produtos da empresa.

O nome empresarial se apresenta sob as modalidades da firma e da denominação. A firma é constituída a partir dos nomes dos sócios, compondo-se destes ou de alguns entre estes, seguidos da expressão &CIA., a qual representa os sócios que não figuram na firma. A firma também é a assinatura da sociedade, sendo ela própria firmada pelos administradores nos documentos e contratos da pessoa jurídica. A denominação compõe-se de expressões ligadas à atividade da sociedade, seguidas do vocábulo “Limitada” (ou “Companhia) ou acompanhadas da expressão “Sociedade Anônima”. A denominação não é assinatura, cumprindo aos administradores ou diretores, ao empregá-la, sobre ela assinar seus próprios nomes.

Exemplo de firma: Klabin, Irmãos & Cia. As sociedades de responsabilidade ilimitada só têm firmas (art. 1.157 CC)

Exemplo de denominação: Banco do Brasil S/A. As sociedades anônimas só têm denominação”. (BORBA, 2004, p. 54-55)

Assim, não podemos confundir o nome empresarial com o título do estabelecimento uma vez que o primeiro representa a assunção de direitos e obrigação por parte do(s) signatário(s) e o segundo é a designação distintiva do local em que se desenvolve e exerce o comércio.

O conceito do título do estabelecimento segundo CAMPINHO:

“O título do estabelecimento identifica o ponto em que se situa o empresário, sendo o elo de atração de sua clientela, na medida e que individualiza a sua loja, o seu estabelecimento físico, para onde devem ser atraídos os consumidores de seus serviços, produtos ou mercadorias, diferenciando-o claramente de seus concorrentes. É o sinal distintivo na fachada da casa onde se exerce o negócio, como os letreiros de uso corrente, podendo ser verificado, ainda, nos papéis de correspondência, cartões, catálogos de produtos, etc. Consiste assim, no rótulo do estabelecimento.

É, muitas vezes, pelo título do seu estabelecimento que o empresário se torna conhecido junto ao público, ganhando notoriedade, razão pela qual desfruta de valor econômico apreciável”. (CAMPINHO, 2005, p. 304)

Ainda, temos a insígnia que nada mais é do que a representação gráfica causada ao lado do título de estabelecimento, com o fim de fixar na clientela determinado local, como por exemplo, o emblema da Nike.

Assim, não se pode confundir o nome empresarial, com título do estabelecimento ou a insígnia e, ainda, o que é mais comum, com as marcas, o que é de capítulo posterior.

4.3 MARCAS

A marca é a representação simbólica de uma entidade, qualquer que ela seja, algo que permite identificá-la de um modo imediato como, por exemplo, um sinal de presença ou uma simples pegada. Na teoria da comunicação, pode ser um signo, um símbolo ou um ícone. Uma simples palavra pode referir uma marca.

Em termos empresariais, é a capacidade que se designa ao consumidor para identificar e diferenciar serviços ou produtos, cabe por inteiro ao nome que é atribuído à marca.

O termo é freqüentemente usado hoje em dia como referência a uma determinada empresa: um nome, marca verbal, imagens ou conceitos que distinguem o produto, serviço ou a própria empresa. Quando se fala em marca, é comum estar-se a referir, na maioria das vezes, a uma representação gráfica no âmbito e competência do designer gráfico, onde a marca pode ser representada graficamente por uma composição de um símbolo ou logotipo, tanto individualmente quanto combinados.

Existem as marcas de alto renome que são as de prestígio, notoriedade e tradição incontestáveis, motivo pelo qual recebe especial proteção quanto a sua propriedade intelectual.

Uma marca genérica é uma marca quando o nome de uma empresa ou produto passa a ser utilizado como se fosse essa empresa ou produto. Geralmente esses nomes são substantivados e também viram metonímias, tais como ocorrem com as empresas Danone, lâminas de barbear Gilette e com as fotocópias Xerox, esponjas de aço Bombrilou com os produtos de plástico da Tupperware.

A definição legal de marca pode ser encontrada na Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/97). Segundo esta norma, marcas são sinais visualmente perceptíveis e servem para identificar produtos e serviços. Uma empresa, por outro lado, é identificada por seu nome empresarial, nova denominação dada pelo Código Civil atual ao antigo nome comercial. O chamado nome de fantasia, que normalmente serve de título do estabelecimento empresarial, não pode ser confundido com marca, pois não identifica o produto em si e sim o estabelecimento. É possível que o título de estabelecimento seja ao mesmo tempo uma marca de serviço e também é possível que seja parte integrante e principal do nome empresarial.

O conceito de marca é bem mais abrangente que a sua representação gráfica. Uma empresa através de seu nome fantasia e da sua representação gráfica - comunica a promessa de um produto, seu diferencial frente aos concorrentes que o faz especial e único. Busca-se associar às marcas uma personalidade ou uma imagem mental. Assim, pretende marcar a imagem na mente do consumidor, isto é, associar a imagem à qualidade do produto. Em função disto, uma marca pode formar um importante elemento temático para a publicidade. Possui vários níveis de significado, entre eles cultura, atributos ou benefício. É fundamental entender que o conceito de marca é mais intangível do que tangível, pois o consumidor de determinada classificação demográfica tem sensações, experiências e percepções diferentes sobre a mesma marca em relação a outro consumidor classificado demograficamente da mesma forma.

A marca é associada a um conjunto de supostos benefícios conferidos aos serviços ou bens adquiridos, na medida em que dá garantias aos consumidores sobre a sua qualidade. Isto permite praticar um preço acima do valor médio dos benefícios básicos fornecidos por um determinado produto.

Consoante nos ensina SILVEIRA:

“Todo nome ou sinal hábil para ser aposto a uma mercadoria ou produto ou a indicar determinada prestação de serviços e estabelecer entre o consumidor ou usuário e a mercadoria, produto ou serviço uma identificação constitui marca.

Assim, a natureza da marca decorre de sua finalidade. O sinal deve simplesmente ser capaz de preencher tal finalidade. É importante considerar que o sinal ou nome não é o produto, acresce-se a ele.

Como a finalidade é identificar o produto, é preciso que a marca tenha características que permitam tal identificação. Em suma, a marca é um sinal, que se acresce ao produto para identificá-lo e que deve ser suficientemente característico para preencher tal finalidade.” (SILVEIRA, 1998, p. 16)

4.4 CONFLITOS ENTRE MARCAS E NOMES EMPRESARIAIS

O direito decorrente do registro da marca exclui seu emprego por todos os demais no mesmo ramo de atividade. Salvo se a marca estiver amparada pela proteção mais ampla, que decorre do reconhecimento de sua notoriedade, não poderá o titular do registro impedir seu uso por terceiros e ramo de atividade diverso, que não possibilite confusão entre mercadorias, produtos ou serviços. Em conseqüência, um terceiro poderá registrá-la em outra classe.

Por outro lado, o nome comercial encontra sua proteção não restrita ao ramo de atividade. Assim, não deve ser permitida a coexistência de nomes empresariais idênticos ou muito semelhantes mesmo para ramos de indústria e comércio diversos. Ora, se a exclusividade sobre o nome empresarial não está restrita a classes, podendo o seu titular impedir que outro o utilize como tal, é decorrência necessária que poderá também impedir que terceiros o utilizem como marca em qualquer ramo. A possibilidade de confusão é evidente e a marca não deixa de ser um aspecto do nome empresarial em sentido objetivo, ou seja, o nome como é conhecido pelo público consumidor.

Na situação inversa, ou seja, marca contra nome empresarial, vale o alcance limitado que a marca tem. Não poderá o titular do registro impedir que outro constitua nome empresarial que inclua sua marca se para operar em ramo distinto. Não poderá o detentor de nome empresarial assim constituído agir no ramos coberto pela marca, sob pena de infringir os direitos decorrentes da marca registrada.

4.5 NOMES DE DOMÍNIO

Nomes de domínio são endereços eletrônicos dotados de letras e algarismos, portanto alfanuméricos, cuja função é localizar sítios na Internet. A criação dos nomes de domínio se deu principalmente para facilitar a memorização dos endereços eletrônicos que, até então, somente podiam ser identificadas por uma seqüência numérica, constituída de quatro octetos, chamados de Internet Protocol – ou endereço IP.

A estrutura de endereços eletrônicos utilizada na Internet é a seguinte: www.(nome de domínio).(classe).(país).

As letras “www” são a abreviação de “world wide web”, ou simplesmente Internet; o nome de domínio, como já mencionado, é a seqüência alfanumérica que tem a finalidade de localizar o sítio; a classe identifica o caráter dosite, que pode ser comercial (.com), de organização sem fins lucrativos (.org), governamental (.gov), entre outras; e o país identifica a procedência do endereço eletrônico, onde foi registrado, podendo ser no Brasil (.br), Itália (.it), Canadá (.ca), etc. A única exceção a essa regra diz respeito aos sítios originários dos Estados Unidos, país de origem da Internet, nos quais não há essa indicação nos nomes de domínio.

O órgão que regula a Internet, bem como o registro dos nomes de domínio no nosso País, como já dito, é o Comitê Gestor da Internet no Brasil.

O objetivo do Comitê é, segundo a Nota Conjunta do Ministério das Comunicações e do Ministério da Ciência e Tecnologia, de maio de 1995, “tornar efetiva a participação da Sociedade nas decisões envolvendo a implantação, administração e uso da Internet”. (COMITÊ GESTOR DA INTERNET DO BRASIL)

No entanto, o CGI.br delegou a função dos registros dos nomes de domínio para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP.

O procedimento para o registro de um nome de domínio está regulamentado pela Resolução nº 001 de 15.04.1998, do Comitê Gestor da Internet no Brasil. O registro é feito totalmente por via digital no sítio da FAPESP (www.registro.br [4]), sendo prudente, antes de tentar o registro, certificar-se de que o nome de domínio pretendido está livre, não tendo sido registrado por outra pessoa, ou se não se trata de uma marca notória, o que impediria o registro, conforme dispõe o artigo 2º, inciso III, alínea “b”, do Anexo I da Resolução 001/98 do CGI.br.

Na classe de instituições comerciais (.com), o registro só pode ser obtido por pessoas jurídicas devidamente constituídas no Brasil, o que impede o registro por parte de empresas estrangeiras.

O aspecto fundamental do registro dos nomes de domínio é que este será conferido “ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do nome”, ou seja, copilando-se ao princípio dofirst to file empregado no mesmo sentido nos Estados Unidos.

O artigo 2º, inciso III, alínea “b”, do Anexo I da Resolução 001/98, estabelece que:

“Art. 2º O nome de registro deve ter:

III. ....

b) não pode tipificar nome não registrável. Entende-se por nome não registrável, entre outros, palavras de baixo calão, os que pertençam a nomes reservados mantidos pelo CG e pela FAPESP com essa condição, por representarem conceitos predefinidos na rede ‘Internet” em si, os que possam induzir terceiros a erro, como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente reconhecidas, quando não requeridos pelo respectivo titular, siglas de Estados, de Ministérios, etc.”

Como vimos, os nomes de domínio possuem várias funções, desde a primária que é a localização do sítio na Internet, quanto as secundárias que são a fixação da marca da empresa ou produto, definição da atividade exercida – empresarial, governamental, institucional, artística, etc – ou meramente publicitária.

Acerca do tema disserta LORENZETTI:

“Na análise das funções dos nomes de domínio podemos distinguir uma função originária, direta, no plano técnico (função de conectividade), que sempre é atingida, e outras indiretas, para as quais não tenha sido concebido originariamente, e que pode ou não atender. Esta distinção é relevante para a fixação de presunções com vistas a resolver conflitos, como veremos adiante.

a) Função de registro: O domínio é um endereço alfanumérico cuja função direta é a conectividade, ou seja, serve para conectar um computador ao outro, identificando-os. Esta é a finalidade para a qual foi criado no âmbito técnico, e esta função estará presente sempre que houver nomes de domínio.

b) Função de registro: Pode haver nomes de domínio registrados e não registrados, e, por este motivo, trata-se de uma função não originária, derivada, e cuja existência deve ser comprovada. A comprovação se faz mediante o regime que cada registro estabelece, conforme assinalamos no ponto referente à autoridade registradora.

c) Os nomes de domínio têm capacidade distintiva e marcaria: Em alguns casos, o nome de domínio tem uma equivalência funcional com o nome comercial, com a marca ou outros símbolos distintivos da empresa ou das pessoas físicas ou jurídicas. Esta característica poderá estar presente ou não no nome de domínio. Por isso, é indireta e não originária, e deve ser comprovada por quem a invoca. Não é suficiente a demonstração da existência de um nome de domínio, nem o seu registro, já que se deve aportar provas de sua utilização como símbolo distintivo (equivalência funcional).

d) Função publicitária: É amplamente utilizada para publicidade da empresa “pontocom”, de uma universidade, e outros casos”. (LORENZETTI, 2001, p. 215-217)

Assim, resta claro diante de tais definições, que os nomes de domínio fazem parte dos elementos do estabelecimento; a uma por ser a porta de entrada dos sítios da Internet; a duas por valorizar o nome empresarial, as marcas e a atividade econômica das empresas, a três; por ter obrigatoriamente que ter um registro por um órgão público e, por fim, ao servirem de publicidade para as organizações.

Portanto, a Internet além de revolucionar o mundo com sua multifuncionalidade, trouxe também um novo elemento para o estabelecimento – os nomes de domínio.

4.6 CONFLITOS ENTRE MARCAS E NOMES DE DOMÍNIO

A Internet tem se firmado como um importante meio de divulgação de marcas e comercialização de produtos, conforme já aduzido no curso deste trabalho. Em vista disso, é evidente o interesse que a Internet desperta nas grandes empresas, que vêem nela uma possibilidade de aumentar o seu mercado consumidor.

Atualmente, uma das questões mais relevantes e discutidas é justamente o conflito entre marcas e nomes de domínio, ou seja, os casos em que o nome de domínio de que possibilita o acesso de determinada página na Internet se confunde com uma marca registrada em nome de terceiro, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Apesar dessa proibição, são inúmeros os casos de nomes de domínio conflitantes com marcas de terceiros. Isto porque a FAPESP, seja por não ter conhecimento dessas marcas, seja por falta de uma estrutura que permita um exame preliminar de todos os pedidos apresentados, concede registros aleatoriamente, acarretando inúmeros prejuízos aos titulares de marcas registradas, que se vêem impossibilitados de utilizá-las nas Internet. Um grande exemplo disso, é que somente nesse ano que a FAPESP e o INPI estão fazendo um acordo com o objetivo de unificarem os seus bancos de dados e, conseqüentemente, coibirem tais coincidências.

Alguns autores têm sustentado que as marcas devidamente registradas no INPI gozariam de proteção também pra efeito do registro como nome de domínio, em vista do que dispõe os artigos 122 e 130, inciso III, da Lei 9.279 de 14.05.1996[3] [5]

Os defensores dessa posição, como MACHADO, argumentam que entre os sinais visualmente perceptíveis de que fala a Lei da Propriedade Industrial, estariam incluídos os nomes de domínio e, além disso, o titular da marca poderia impedir o seu uso não autorizado na Internet a fim de zelar pela integridade da mesma. (MACHADO, 1998)

Outros autores, no entanto, entendem que, na verdade só haveria que se falar em conflito entre marca e nome de domínio quando este for usado para identificar o mesmo produto em que a marca é comercialmente usada. Assim, de acordo com esse entendimento, caso fosse registrado o domínio www.microsoft.com.br [6] por uma sociedade que se dedicasse a um ramo de atividade diverso da informática, não haveria que se falar em uso indevido da marca “Microsoft”, registrada por sociedade desse mesmo nome.

Isso seria a transposição para o instituto do registro dos nomes de domínio do chamado “princípio da especialidade das marcas”, previsto na Lei da Propriedade Industrial, segundo o qual, sendo diferentes os produtos ou serviços distinguidos pelas marcas, embora pra marcas idênticas, o registro é permitido.

Esse entendimento, no entanto, esbarra na questão da proteção do nome comercial, pois a maioria das marcas coincide com a expressão característica do nome comercial da empresa, ao qual não se aplica o princípio da especialidade das marcas.

Nos casos em que ocorre a colisão entre as marcas e o nome de domínio, a providência a ser tomada é o envio de notificação extrajudicial ao titular do registro, a fim de que se abstenha de tal prática. Caso a notificação não tenha sucesso, poderá ser enviada também uma notificação ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, à FAPESP e ao Provedor pelo qual o sítio está sendo divulgado. Nos dois primeiros casos a notificação tem se revelado inócua, pois tanto o Comitê Gestor como a FAPESP têm se eximido de qualquer responsabilidade decorrente da violação de direitos de terceiros, causada pelo registro de nomes de domínio. Essa alegação tem por base o disposto pelo artigo 1º, §3º, da Resolução 001/98, que determina que “a escolha do nome de domínio requerido e sua adequada utilização são da inteira responsabilidade do requerente”. Essa assertiva é contestável, tendo em vista que se trata de uma resolução, e não de lei, o que fere o princípio da reserva legal, previsto no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal. Já com relação aos provedores, também são raros os casos em que a notificação é atendida.

Na esfera judicial há uma discussão quanto ao foro competente para dirimir os conflitos ocasionados pelas marcas e os nomes de domínio, a saber:

Justiça Federal: ação de nulidade de registros de nomes de domínio deve ter a intervenção obrigatória da FAPESP, que atua mediante delegação normativa do Comitê Gestor da Internet no Brasil. O Comitê Gestor por sua vez é órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia e portanto o foro competente para discussão seria a Justiça Federal (art. 109, inciso I da Constituição Federal).

Justiça Estadual Comum: a FAPESP não tem interesse na lide, pois o conflito de interesses nesses casos se dá entre particulares. Se o registro de nome de domínio for eventualmente anulado a FAPESP se limita ao cumprimento da ordem judicial. Portanto o foro competente seria da Justiça Comum Estadual.

Fazenda Pública: como a FAPESP é sediada em São Paulo, além de ser órgão público estadual, competentes seriam as varas de Fazenda Pública dessa Comarca. Cabe ressaltar, que o contrato feito entre o usuário da internet que pretende registrar um nome de domínio e a FAPESP, elege como foro a Comarca de São Paulo – Estado de São Paulo.

No âmbito internacional, as partes têm preferido celebrar acordos, com vantagem pecuniária para aqueles que pleiteiam o registro de nomes de domínio consubstanciados por marcas de terceiros, o que, na maioria dos casos, é exatamente o que almejam. Como exemplo de ação judicial que chegou ao final, podemos citar o caso envolvendo o nome de domínio Harrods, que foi recuperado pela conhecida loja de departamentos após decisão favorável pela justiça inglesa.

Como exemplo disso temos, no Brasil, o caso da America Online Inc., que já foi a maior provedora de acesso do mundo, com nome de domínio mundialmente conhecido como www.aol.com [7], que quis registrar-se em nossa pátria.

No caso, o nome de domínio foi registrado primeiramente no Brasil pela América Online Telecomunicações Ltda., com sede na cidade de Curitiba, como www.aol.com.br [8] . Daí a confusão: duas empresas, com nomes similares, áreas de atuação parecidas, só que uma registrou o nome antes da outra.

Nesses casos, a tendência é de conceder o nome de domínio à empresa que tiver registrado a sua marca junto ao INPI primeiramente. Porém, nesse caso, há um agravante: a empresa americana registrou devidamente a sua marca junto ao INPI, porém, quando da pretensão do DPN, a AOL norteamericana ainda não possuía sede no Brasil, ao passo que a empresa brasileira, por razões mais do que plausíveis, sim. O caso tramitou na 10ª Vara Federal de Curitiba, e a America on Line era acessada, no País, no endereço: www.americaonline.com.br [9], e não como no resto do planeta, onde esta atende por aol.com.(país). No entanto, o processo teve como deslinde um acordo em que o grupo norteamericano pagou um bom dinheiro para obter o nome de domínio desejado.

Nos Estados Unidos, ocorreu uma confusão parecida. É notória a quantidade de empresas norteamericanas que começam com United, como por exemplo a United Air Lines. Nesse caso, para não haver diluição das marcas, a solução foi feita por mediação, tendo sido criada uma página comum a todas as empresas com o mesmo pré-nome, com links que ligavam às home pages das empresas pelo objeto delas (companhia aérea, pneus, etc).

Quanto à indução a erro, acontece que algumas pessoas, se apropriam de domínios de marcas notórias para depois revendê-los com intuito de lucro, gerando enriquecimento ilícito. Ou então para encaminhar o usuário para um outro site, gerando maior freqüência entre os internautas, para ganhar dinheiro com anúncios publicitários. É o que se chama de cyberquatting, que é realizado pelos ciberquatters, ou seja, os piratas que navegam pela Internet.

Sobre o tema, LORENZETTI:

“A ocorrência que gerou o maior número de casos de conflito nos primeiros tempos foi a da usurpação. O conflito é suscitado entre aquele que obtém o registro de um nome de domínio no sistema de registro administrado na Internet e aquele que tem uma marca registrada no registro pertinente. Esta prática tem sido denominadacyberquatting. A palavra usurpador não deve implicar necessariamente a existência de um delito, devendo ser entendida simplesmente como uma expressão meramente descritiva, não tendo um significado no que toca à tipicidade, uma vez que podem existir inúmeras situações diversas na qual ela será aplicável.” (LORENZETTI, 2001, p. 224)

Portanto, a propriedade da marca é prerrogativa amplamente assegurada pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIX bem como pelo art. 129 da lei de Propriedade Industrial, podendo o titular, impedir, civil e criminalmente, que terceiros desautorizados, façam uso da sua marca, ainda que de boa-fé. Em vista disso, entende-se que a utilização indevida de marcas, sejam elas notórias ou não, como nomes de domínio, caracteriza os crimes de contrafação de marca e concorrência desleal, previstos nos artigos 189, inciso i, e 195, inciso III da Lei de Propriedade Industrial, estando o requerente sujeito às sanções penais ali determinadas, sem prejuízo da ação civil, prevista nos artigos 207 e 209 dessa mesma lei[4] [10].

E esse vem sido o entendimento dos pretórios da Federação, como se deduz do julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos da Apelação cível n° 1.0672.08.307693-1/003, 16ª Câmara Cível, Relator Wagner Wilson, publicado em 12/02/2010, no Diário de Justiça:

“DIREITO PRIVADO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. NOMES DE DOMÍNIO. NOME FANTASIA. ADJUDICAÇÃO. CANCELAMENTO. 1. A proteção à propriedade da marca não se esgota nos interesses meramente individuais de seu titular, representando verdadeiro mecanismo de defesa do consumidor e inibição da concorrência desleal, visando a resguardar 'o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País' - art. 5º, inc. XXIX, da Constituição Federal. Revela-se crucial, portanto, para o atendimento dos preceitos da Constituição Federal, a expansão da proteção conferida pela Lei 9.279/96, fazendo-a abranger não só 'o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular', mas também a sua utilização na confecção de nomes de domínio para a utilização no crescente e promissor mercado virtual. 2. Constatada a similitude, a identidade entre os produtos e serviços abrangidos pela classe em que registrada a marca da 1ª autora e o objeto social da ré, evidenciando a possibilidade real e concreta de indução de terceiros a erro, deve ser acolhido o pedido de abstenção de utilização de nome de domínio (DNS - Domain Name System) que contenha o designativo de marca registrada e utilizada em tempo pretérito, bem como de nome fantasia que o reflita. Recurso não provido. 3. A ilegalidade do registro do nome de domínio, nas condições descritas acima, autoriza a determinação de seu cancelamento, um dos desdobramentos do pedido de adjudicação. Recurso provido em parte”. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS)

A Argentina encontra-se em posição similar à do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, como se denota dos dizeres do jurista portenho LORENZETTI:

“As decisões da jurisprudência nacional e comparada mostram que, na grande maioria dos casos, se deu razão àquele que comprova a existência de um direito legítimo no mundo real: são os casos de uma marca registrada, um nome comercial, ou um sinal distintivo afetados de forma desleal.” (LORENZETTI, 2001, p. 225)

Já nos Estados Unidos a solução foi normatizar uma medida que inibisse a ação dos cyberquatters, usurpadores ou posseiros virtuais – a Anticyberquatting Consumer Protect Act - ACPA. Curioso como num país regido pela Common Law uma norma veio para solucionar a celeuma ao passo que no Brasil e na Argentina a jurisprudência que vem tendo esse papel.

ROHRMANN nos ensina sobre o tema:

“Foi no ano de 1999 que o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei contra os chamados “posseiros virtuais”. Cuida-se da lei intitulada Anticyberquatting Consumer Protect Act - ACPA. É indiscutível que o objetivo desta lei é dar mais força para que os titulares de direitos sobre marcas registradas possam demandar contra os posseiros virtuais.

Entre algumas inovações do ACPA que servem para conferir maior proteção para os titulares de marcas registradas em face dos registros de nomes de domínio similares por parte dos posseiros virtuais, podemos citar a desnecessidade de o titular da marca registrada fazer uso dela no espaço virtual para demandar contra o posseiro virtual, bastando, pois, a prova da má fé e a criação de uma lista não exaustiva de fatores que são usados para determinar a presença da má-fé do posseiro virtual.” (ROHRMANN, 2005, p. 213-214)

5. CONSIDERAÇOES FINAIS

A Internet revolucionou de sobremaneira a todos desde o seu uso para fins civis no final do século passado. Este espaço tido como anárquico e libertário a princípio, veio a se render ao direito tradicional, com seus princípios e regras.

Aos Estados foi incumbida a difícil tarefa de regular e normatizar a Internet para que esta não se transformasse em uma terra de ninguém. Já para o empresariado foi uma oportunidade que surgiu para a realização de novos negócios para o alcance de uma maior clientela através do uso de alta tecnologia. Para a comunidade acadêmica é um excelente campo de pesquisa para verificar o impacto da Internet na sociedade civil.

Com o advento do ciberespaço foram disponibilizados vários sítios de caráter comercial, gerando o e-commerce e dando origem aos chamados estabelecimentos empresariais virtuais, uma nova modalidade, pois não há a presença física do empresário ou de sua clientela. No entanto, este novo espaço está disponível para todos que possuem acesso à rede por via de computador ou telefonia móvel.

O acesso à Internet é feita por via dos Nomes de Domínio e por serem parte integrante dos estabelecimentos virtuais, passam também a serem considerados como um dos elementos desse, tal como o aviamento, as marcas, a clientela, etc.

Assim, o que se tem é um novo meio de comunicação e informação que revolucionou as relações humanas e empresariais. Ato contínuo, abriu as portas para um novo mercado o qual foi abraçado pelo empresariado.

Em tempos de inclusão digital e popularização da Internet a sociedade pós moderna que é marcada pelo consumo de massa está a se modificar na mesma proporção dos avanços tecnológicos.

A Internet pode ser considerada como a mola propulsora desta nova era. Agora, em tempos de nanotecnologia, somente se sabe que muito estar por vir.

 

 

 

Informações Sobre o Autor

Mestrando em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Milton Campos, Pós Graduado em Direito Constitucional pela PUC MINAS.  

 

 

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