La sentencia OZU: primeras conclusiones


Porwilliammoura- Postado em 04 outubro 2012

 

De: Flavio Soares
Fecha: Octubre 1999

Por fin tenemos la primera sentencia en España respecto el conflicto generado entre los derechos de propiedad intelectual, industrial y los dominios en Internet; DNS.

 

Lejos de solventar las dudas, sino antes bien lo contrario, y la espera de la apelación, dado que la sentencia es de un juzgado de 1ª Instancia de Bilbao, dicha sentencia merece ciertos reparos, bajo nuestro punto de vista, en la medida en que el Juzgador no ha podido aclarar aspectos determinantes en la causa1.

 

Como es del conocimiento general, se trata de un caso de violación de derechos de propiedad industrial respecto la marca "OZU" debido a la existencia de una determinada web con el mismo nombre y desempeñando las mismas actividades de un buscador en Internet. Aquí ya subyace la primera duda en cuanto a la formulación de la demanda ya que no se basa la demanda en competencia desleal y sí en propiedad industrial. En todo caso, el Juzgador admite plenamente todos los suplicos formulados por la parte actora que fueron los siguientes:
- cesación de los actos de violación de marca
- no utilización del dominio ozu.com
- cambio de denominación social de la mercantil Ozucom, S.L.
- no utilización del dominio ozu.es y su cancelación
- indemnizar a los demandantes por los daños y perjuicios causados
- la publicación de la sentencia en los medios de comunicación 
- e imposición de costas a los demandados

 

Sin entrar a detallar los aspectos señalados por el Juzgador en el texto de dicha sentencia, ni tampoco las circunstancias que motivaron los actos de las personas involucradas en la demanda ya que en su día fueron socios, merecen reflexión los siguientes puntos (citados pero no aclarados en la sentencia):

A) ¿En qué clase del Nomenclator esta registrada la marca "OZU" en España –clase 9º, para distinguir los programas de ordenador, clase 38º, para los servicios de telecomunicación vía ordenadores o la 42º, para servicios de asesoría y consultoría informática?
B) Por que no se han considerado en la misma medida las alegaciones de la demandada y del Sr. Aguilera en cuanto a la titularidad del programa de ordenador OZU. Aunque dicha persona no haya pensado, creado ni registrado la marca, ello no aparta su condición de autor del programa y por lo tanto su derecho de prohibir el uso de su programa, independientemente de la marca que le acuñara.
C) Por lo expuesto en el apartado b) son los programas de ordenador del demandante y demandado idénticos o similares, en cuanto a sus funciones, hasta el punto de poder considerarles programas derivados o versiones sucesivas y siendo así, la parte actora y su programa buscador pudieran haber incurrido –y estar incurriendo– en un típico caso de plagio de programas de ordenador.

 

La primera de las cuestiones es elemental; la clase en la cual se encuentra registrada la marca "Ozu" debe ser la 38º lo que impide la existencia de otro dominio con la misma denominación para la oferta de servicios de buscador en Internet.

¿Seria tal posibilidad constitutiva de un acto de violación de marca?

 

Particularmente, diríamos que si. Pero hay casos y casos de registros de marca que coinciden fonética y semánticamente con marcas registradas en la misma clase o que coinciden con dominios no registrados como marcas o incluso con denominaciones sociales. En el presente caso, hay elementos de discusión importantes, tales como la titularidad del programa de ordenador que sirve de motor para la oferta de servicios de la web.

 

Por otro lado, la ruptura de relaciones de las personas involucradas, Sr. Enriquez Boix y Sr. Aguilera Rosique es determinante. No queda claro si el Sr. Enriquez haya desarrollado un nuevo programa de ordenador idéntico a aquél en su día elaborado por el Sr. Aguilera lo que supone una infracción de los derechos de propiedad intelectual de éste último, además de posibles actos de competencia desleal al haber utilizado el Sr. Enriquez "secretos" técnicos del Sr. Aguilera. Lo admite el Juez en la propia sentencia a la hora de justificar su decisión:"...al haber quedado probado que el creador del buscador OZU no fue el Sr. Aguilera quién únicamente contribuyó... a crear el soporte informático del mismo como ya se ha señalado."

 

Ahora bien, sin la contribución técnica del Sr. Aguilera, entendemos, no existiría un buscador OZU y por tanto la titularidad del programa de ordenador es de dicha persona, salvo pacto en contrario.

 

Otra cosa es el sistema de atribución de dominios en nuestro país, que lo permite todo. Cabe matizar que el sistema de atribución de dominios en nuestro país no se encuentra tan avanzado o mejorado como otros países con las mismas tradiciones jurídicas, como por ejemplo Francia. Allí, para obtener un dominio el solicitante debe demostrar la relación o un derecho privado sobre la misma; denominación social o marca (ver sentencia Alice2) siendo dicha obligación establecida en la Charte de Nommage ( Carta de Nombres) utilizada en dicho país.

 

Con relación a la segunda cuestión que planteamos, el Juzgador no cita en su sentencia la posible falta cometida por la actora y su titular al utilizar un programa de ordenador perteneciente al demandado Sr. Aguilera. Evidentemente la cuestión por nosotros planteada es sin un conocimiento total de los elementos de prueba traídos a los autos o el resultado de la prueba producida en los mismos.

 

Pero siendo el Sr. Aguilera el autor del programa y habiéndose roto sus relaciones con la actora, salvo pacto en contrario, ésta última no podría seguir utilizando el programa de ordenador, independientemente de la denominación acuñada al mismo, si no es el titular de los derechos de propiedad intelectual del programa. Asi establece la Ley de Propiedad Intelectual; el titular es el creador del programa y éste es el Sr. Aguilera. Dicho punto parece haber quedado en el tintero del Juez.

 

En este punto, el Juzgador, se hace una mezcla de conceptos respecto:
- Que es un software buscador y los derechos derivados del mismo en relación a una marca –de servicios– y los derechos inherentes de ésta; son derechos distintos, propiedad intelectual e industrial, respectivamente, y pueden tener titulares diferentes como en el caso que nos atañe.
- Los derechos que derivan de una marca al incluir la propiedad intelectual de un programa de ordenador en el ámbito de aquella.

 

Tales conceptos deberían haber sido separados y analizados individualmente en relación a los elementos del caso. Que la actora posea la marca no le otorga la titularidad del programa ni derechos de uso del mismo. Es más, la acción, según el acceso que hemos tenido a sus elementos, nos parece algo inclinada hacia la competencia desleal en base a derechos exclusivos de propiedad industrial e intelectual ( en recovención). Es curioso que ninguna de las partes haya planteado dicha posibilidad y que el Juzgador no haya podido trazar esta línea divisoria.

 

En cuanto a la última cuestión, es evidente que si la actora sigue usando el mismo programa creado por el Sr. Aguilera o un programa derivado o una versión sucesiva del mismo, salvo pacto entre las partes, en apelación la demandada podrá fundamentar su alegación con razón, aunque no practicar la prueba respecto la identidad de funciones de los programas al haberse terminado el plazo de proposición de pruebas ( no creemos que tal punto pudiera entrar en la excepción del art. 862 de la LEC respecto las pruebas en 2º instancia, pero se podría interponer una demanda especifica sobre este aspecto).

 

Siendo los programas iguales o similares y presumiendo que no existe pacto entre las partes respecto el uso del mismo, podrá la demandada solicitar el cese de su uso y que la actora se quedara sin el motor de su web ( dicha opinión parte de la premisa que la actora no haya desarrollado un nuevo programa buscador completamente novedoso). Por tanto, entendemos que existen fundamentos jurídicos para que la demandada pueda exigir a la actora, mediante la pertinente demanda, el cese del uso no autorizado del programa buscador original o su similar, el cese de los actos de competencia desleal por el uso del mismo y exigir indemnizaciones por ambos conceptos.

 

Por lo expuesto, y resalvándose la debilidad de la demandada a la hora de producir las pruebas respecto sus alegaciones, entendemos que la sentencia es algo excesiva en cuanto a la aceptación de todos los suplicos de la actora.

 

El Juzgador acepta en base a un derecho de marca la llana aplicación del mismo independientemente de los siguientes aspectos:
1- La propiedad intelectual en cuanto a la titularidad del programa de ordenador aunque alegada dicha titularidad por la demandada en su contestación.
2- Los actos de competencia desleal de ambas partes; al prohibir el uso de los dominios ozu.com y ozucom.es y al mismo tiempo admitir que la actora siga utilizando un programa igual o similar al de titularidad de la demandada.
3- Imponer el cambio de la denominación social de la demandada, sin coste para la actora, dado que los actos de violación denunciados son en el entorno virtual y las denominaciones sociales de las partes litigantes son completamente distintas.

 

Ello es correcto, en teoría, pero es que en la demanda parece ser que no se produjeron pruebas que justificasen estos tres puntos. Los demás aspectos de la sentencia nos parecen pertinentes.

 

A titulo de conclusión práctica de este caso debemos recopilar los siguientes extremos:
1- Se debe registrar las marcas de las webs, de los softwares y demás signos identificativos de la empresa.
2- Se debe levantar acta notarial cuando del lanzamiento de la web en el mercado; con ello queda constancia de quién es el titular de la misma ( en este caso, tal prueba se produjo por la aportación de un cd-rom publicado en una determinada revista especializada).
3- Proceder al registro notarial de los programas de ordenador.
4- Si el diseño de la web y la elaboración del programa de ordenador son realizados por personas ajenas a la empresa, suscribir los pertinentes contratos de arrendamiento de obra asegurando la titularidad sobre tales activos.

 

La adopción de tales medidas puede ser muy eficaz en casos similares el OZU. Sin embargo, suponemos que la apelación formulada por la demandada prosperará parcialmente, dependiendo de su fundamentación jurídica, lo que implicará en un cambio del Fallo de la sentencia de 1º instancia.

Flavio Soares.

 

NOTAS

1 El presente artículo ha sido elaborado en base al texto oficioso difundido en Internet por el titular del dominio ozu.com. Advernet, S.L. En cualquier caso, las opiniones vertidas en el presente artículo son personales, no vinculantes y pretenden, tan solo, suscitar el debate en el mundo jurídico español.

2 Sentencia Alice, Tribunal de Grande Instance de Paris, 12 de marzo de 1998 –Caso Alice v. Alice.