Título
Adopción de medidas cautelares sin previa audiencia de la parte infractora
Autor José Antonio Suárez Lozano
Fecha Enero de 1996
Extracto
Análisis comparativo entre el sistema de adopción de medidas cautelares sin previa audiencia de la parte infractora, regulado en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y el sistema establecido en el TRLPI.
Texto
La adopción de medidas cautelares en materia de propiedad intelectual tiene una cierta tradición en nuestro Derecho, ya que incluso la propia Ley de 1879 contenía algunas precisiones al respecto, que resultaron eficaces a lo largo del período de vigencia de la misma.
La Ley de 1987 mantuvo las medidas cautelares y, en cierto modo, mejoró el esquema jurídico general de las mismas, especialmente para adaptarlas a los principios derivados tanto de la Constitución como de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Sin embargo, el legislador de 1987 no tuvo en cuenta que una buena parte de las conductas ilícitas en esta materia consisten en actividades que no dejan huella material alguna, lo que, junto con la referencia que en el texto original se hacía al artículo 1428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dificultó en gran manera una aplicación eficaz de la misma.
Así, por ejemplo, la emisión o la transmisión no autorizadas de una obra cinematográfica a través de un sistema de televisión local o de cable, son actividades que no dejan rastro material alguno, excepto si el correspondiente titular puede obtener previamente la información de cuándo y dónde va a producirse la infracción, y aún en este caso el hecho de que las medidas deban adoptarse previa audiencia de la parte contraria, supone, en realidad, un severo handicap para el titular legítimo de tales derechos.
Esta peculiaridad de nuestra Ley de Propiedad Intelectual de 1987, que no había previsto la adopción de medidas cautelares inaudita parte, no afectaba a los procesos penales, ya que el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite no sólo la adopción de las medidas cautelares de forma inmediata, sino una intervención judicial, decididamente protectora de los derechos infringidos. En definitiva, dicho precepto constituyó una alternativa eficaz al sistema poco eficiente de la Ley de Propiedad Intelectual.
El panorama cambia a partir de la suscripción por España del acuerdo de 15 de Abril de 1994, el llamado Acuerdo de Marrakech, ratificado por las Cortes Españolas el 30 de Diciembre de 1994, y publicado en el Boletín Oficial del 25 de Enero siguiente .
Este acuerdo, que figura como Anexo al Tratado que establece la Organización Mundial del Comercio, es el denominado "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio", conocido tanto por su abreviatura española "ADPIC", como por la anglosajona "TRIPS".
El texto de este acuerdo, que consta de una parte sustantiva y otra parte que contiene algunas normas de tipo procesal, incluye, en este último apartado, un artículo, el número 50, cuya trascripción literal es la siguiente :
"ARTICULO 50.-
1- Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a :
a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana ;
b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.
2.- Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.
3.- Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre, que el demandante es el titular del derecho, y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.
4.- Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, éstas se notificarán sin demora a la parte afectada, a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación, se procederá a una revisión, en la que se le reconocerá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas.
5.- La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podrá exigir al demandante que presente cualquier otra información necesaria para la identificación de las mercancías de que se trate.
6.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al amparo de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable, que habrá de ser establecido, cuando la legislación de un Miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que, a falta de esa determinación, no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor.
7.- En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas.
8.- En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales a resultas de procedimientos administrativos, esos procedimientos se atendrán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.
Como puede verse, el apartado número 2 de esta norma que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 96.1 de la Constitución Española, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, posibilita la adopción de las medidas que allí se denominan, posiblemente en una incorrecta traducción del texto inglés, "provisionales", y que, de acuerdo con nuestro Derecho, serían cautelares, destinadas a :
a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual.
b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.
Se trata, en definitiva, de medidas alternativas, y en cierto modo anteriores, a las previstas en el artículo 136 de Vigente Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (actual art. 141 del TRLPI), y al mismo tiempo constituyen una alternativa perfectamente viable en los procesos civiles.
Desde el punto de vista procedimental existe un cierto paralelismo entre este precepto y los del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, puesto que el número 3 del artículo 50 faculta a la autoridad judicial para exigir del demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, a fin de establecer no con la certeza máxima posible sino, con la máxima aceptable, su titularidad y la correspondiente respecto de la inminencia de la posible infracción.
Como puede apreciarse, en realidad sería en este caso aplicable el esquema del párrafo primero del artículo 136 del Texto Refundido de la LPI (actual art. 141 del TRLPI), que se refiere a
"temor racional y fundido de que ésta (la infracción) va a producirse de modo inminente",
y quizá la mayor diferencia se encuentra en el grado de acreditación de la titularidad de los derechos, porque mientras que el artículo 50.3 del ADPIC requiere que se establezca con un grado suficiente de certidumbre la titularidad del derecho, el número segundo del artículo 137 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (actual art. 142 del TRLPI) es algo más flexible, en el sentido de que la medida puede solicitarse bien por el propio titular del derecho, respecto del cual no se dice como debe acreditar dicha calidad, bien por su representante no solo legal, sino voluntario, término éste que incluye, a mi criterio, el mandato meramente verbal.
En cuanto a la competencia judicial para decretar las medidas, ambos textos son bastante próximos, pues mientras el Acuerdo se refiere a las autoridades judiciales en general, lo cual debe ser interpretado en el sentido de que corresponde a la normativa interior procesal de cada país determinar quién es la autoridad judicial competente, el número 1º del artículo 137 (actual art. 142 del TRLPI) determina que será competente el Juez de Primera Instancia en cuya jurisdicción tenga efecto la infracción, aquella en la que se prevé va a producirse o en la que se hayan descubierto los ejemplares ilícitos.
Como ya habrá podido apreciarse de la simple lectura del contenido del artículo trascrito, la gran diferencia entre uno y otro sistema se encuentra en la tramitación procesal de tales medidas.
Mientras que el número 3º del artículo 137 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (actual art. 142 del TRLPI) exige que de la solicitud de medidas se dé traslado a las partes, y se oigan a las que comparezcan, el número 2 del artículo 50 del Acuerdo faculta al Juez competente para adoptar las medidas, cuando ello sea conveniente, sin audiencia de la otra parte, lo que abre un espectro importante de posibilidades en material civil, especialmente en cuanto al cumplimiento de los fines específicos que se consignan en el número 1 del mismo artículo, especialmente en lo que se refiere a la preservación de las pruebas relacionadas con la infracción.
En todo caso y para una mejor comprensión de los puntos de contacto y de las diferencias entre ambos textos, se adjunta un cuadro comparativo.
Como puede verse, la incorporación del ADPIC y, en especial, el artículo 50, a nuestro sistema legal supone un paso adelante de cierta importancia, puesto que permitirá no solamente la adopción de medidas cautelares antes de que se lleve a cabo la infracción, sino también recoger de forma inmediata las pruebas en los casos en que se produzca. Bien es verdad que esta cuestión, como hemos indicado más arriba, estaba resuelta en el marco de los procedimientos criminales, pero no en el de los civiles, debido a la audiencia previa de la parte infractora que impone el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Este paso adelante es de gran importancia, máxime teniendo en cuenta que a partir de la entrada en vigor del actual Código Penal, en Mayo de 1996, una buena parte de las conductas infractoras quedan despenalizadas, puesto que, como se recordará, el artículo 270 de dicho cuerpo legal exige que en la conducta del infractor concurra la nota de obrar con ánimo de lucro, circunstancias que no se produce en la mayoría de las situaciones.
TRLPI
ADPIC
Juez de Primera Instancia en cuya jurisdicción tenga lugar la infracción o la posibilidad de que ésta se cometa
COMPETENCIA
Autoridad judicial
Autoridad administrativa
Por escrito
FORMA
Titular del derecho o su representante legal o voluntario
LEGITIMACIÓN
Quién las reclame deberá establecer con un grado suficiente de certidumbre su titularidad.
No es obligatoria la intervención de procurador o letrado
REPRESENTACIÓN
No hay previsión al respecto
Traslado a las partes en el término de diez días.
Auto resolviendo en el undécimo día.
TRAMITACIÓN
Posibilidad de adopción sin Audiencia de parte, si bien puede la parte no oída pedir la revisión, con audiencia de todas las partes. Obligación de comunicar al demandado la adopción y las medidas adoptadas.
Facultad del Juez de exigirla, bien para la efectividad de las medidas, bien con anterioridad.
FIANZA
Facultad del Juez de exigirla con objeto de proteger al demandado y evitar abusos.
En caso de infracción o cuando exista temor fundado de que va a producirse
REQUISITOS OBJETIVOS
Derecho objeto de infracción existente o inminente.
Si se han solicitado con anterioridad al inicio del proceso principal, éste debe comenzar en el término máximo de ocho días hábiles.
PROCESO POSTERIOR
El proceso principal, si no esta iniciado debe comenzar en el término de 20 días hábiles o 31 naturales.
© 1998 Suárez de la Dehesa Abogados, S.C.P.