Evolución del Derecho de Marcas y su uso como distintivos en el Ciberespacio

1. EVOLUCIÓN  DEL DERECHO DE MARCAS  

El derecho de marcas moderno se desarrolló mucho más tarde que los derechos de autor o las patentes. Sin embargo, los orígenes de las marcas o signos distintivos pueden encontrarse en épocas antiguas, ya sea como medio de indicación o como forma de autenticación del origen de los productos.[i] [2] En el mundo romano, posteriormente, eran utilizabas para distinguir tubos de estaño, ollas de cocina, piedras, ladrillos y materiales para la construcción, y sobre las mercaderías más diversas, como quesos, vinos y colirios oculares.[ii] [3]

La marca es, por lo tanto, usada entre los romanos sea como marca individual, sea como marca de fábrica, como signo indicativo tanto del artífice del lugar de producción, y esto con carácter público y al mismo tiempo comercial.[iii] [4] Inclusive, cuando los turistas modernos viajan a las ruinas de la antigua Roma, en especial los restos de la ciudad de Pompeya, pueden encontrarse restos de vasijas y utensilios con signos que eran marcas del productor o fabricante.

En el lejano oriente también se utilizó en época antigua signos para distinguir el origen o la procedencia de productos, en especial aquellos que desde la edad media comenzaron a ser objeto del comercio internacional. En China, por ejemplo, se utilizaban como signos distintivos los nombres de los fabricantes de piezas de porcelana, así como el lugar de su fabricación e incluso el destino para el cual habían sido producidas. También, en el antiguo Egipto y Mesopotamia se han encontrado signos con características similares, aplicados a ladrillos y a otros elementos utilizados en la construcción, la cual era una industria importante en dichas culturas. En todos estos casos, el propósito de los signos distintivos utilizados se relacionaba principalmente con el interés en determinar su origen geográfico, propiedad o destino. También se trataba de determinar la autoría de ciertos trabajos a fin de que los artesanos u obreros que los realizaban pudieran percibir sus salarios o contraprestaciones.[iv] [5] Nótese como a estas alturas, el derecho de marcas estaba mezclado con lo que parecía ser un incipiente desarrollo en el derecho de autor o por otro lado la marca tenía una función simple pero trascendente, que sería el facilitar el control y la contabilización de objetos fabricados por un artesano, o identificarlos con respecto a otro similares o idénticos fabricados por artesanos distintos.

En la época del Imperio Romano encontramos una de las primeras manifestaciones de una legislación que fomentaba la utilización de marcas con propósitos distintivos, en forma similar a como sucede en la actualidad, ya que la Lex Cornelia penaba la asunción y el uso de un nombre falso, de lo cual es posible deducir que también podría perseguirse la falsificación de una marca,[v] [6] lo cual significaría la adopción falsa de un medio de identificación. De hecho, bajo la dictadura de Sila, la propia Lex Cornelia permitió a la víctima de la injuria, es decir, a aquella persona cuyo signo distintivo o marca hubiera sido utilizado en forma fraudulenta, escoger entre la acción injuriarum, con la cual se podía reclamar daño a la personalidad, y la acción doli, que buscaba el resarcimiento del daño patrimonial; además de una persecución criminal, estando esta última restringida solamente a injurias graves, de las cuales no queda claro si las relativas a signos distintivos formaban parte, aunque posteriormente fue ampliada a toda clase de injurias.[vi] [7]  

Ya entrada la Edad Media, diversos signos fueron adoptados por los comerciantes y artesanos, aunque con muy diversos propósitos.[vii] [8] Incluso hoy en día, es posible ver en las puertas de acceso de las amuralladas y antiguas ciudades medievales alemanas, como es el caso de Heildenberg y Rottemburgo, diversos signos característicos que servían como forma de identificación de los productos o servicios disponibles en dicha ciudad, lo cual constituía más bien una sistema de información para los peregrinos y extranjeros que no hablaban la lengua local, pero que podían pedir acceso a la ciudadela para la adquisición de productos o la contratación de servicios. Este tipo de signos tenían la característica de ser más o menos homogéneos en extensas áreas del centro de Europa, como es el caso de muchas de las actuales ciudades alemanas. Así por ejemplo, un viajero podía ver el cartel con los signos característicos del herrero, servicio de posada, banco o el comerciante de telas, y de esa manera, aunque no entendiese la lengua, podía percatarse de la disponibilidad de dichos servicios.

También en la Edad Media y hasta nuestros días, se comenzaron a utilizar ciertos signos que han servido para identificar el ganado como propiedad de determinado rancho o ganadero, así como para identificar bienes que estaban destinados a recorrer grandes distancias, como es el caso de la gran cantidad de productos que comenzaron a ser objeto del floreciente comercio internacional entre las ciudades mediterráneas del sur de Europa y las ciudades de medio oriente y Asia que se encontraban en la ruta de la seda.

Sin embargo, el desarrollo y el avance en el uso de signos distintivos en este periodo se vinculan especialmente con la aparición de las corporaciones, mismas que frecuentemente dieron carácter obligatorio al uso de tales signos. Este uso tenía propósitos muy diversos: identificar al artesano de manera que pudiera determinarse si había cumplido con las normas de su oficio o arte; proteger al consumidor, al servir como mecanismo de control de las mercaderías por los oficiales corporativos; impedir la concurrencia y la importación de las mercaderías de origen extranjero; y asegurar y extender las fuentes de los tributos aplicables.[viii] [9] Sobre estas bases claramente distinguibles que constituyen el sistema Marcario contemporáneo, se entiende la adopción de la obligatoriedad del uso de marcas. 

Frente a esta tendencia, predominantemente corporativa, a utilizar la marca para la protección de las exclusividades y norma de los gremios medievales, se destaca la posición de Bartola de Saxo Ferrato, quien reconoce la función y lineamientos modernos de dichos signos: como medio para evitar que el pueblo fuera engañado respecto de los productos identificados como marcas, ya acreditadas, conocidas y apreciadas, y que se hubieren impuesto en el mercado sobre los productos competidores en razón de su calidad.[ix] [10] Lo anterior indica que en el mundo medieval, al menos en la parte que a la sazón era la región más avanzada de Europa, es decir, las ciudades-estado italianas, ya existía un derecho marcario con los rasgos característicos del derecho de marcas moderno.

A partir del año 1500 comenzaron a surgir diversas normas dirigidas a otorgar derechos subjetivos, propios del derecho privado, a favor de los usuarios de marcas, De esta manera, podemos encontrar en 1512, un decreto del Consejo de Nuremberg, destinado a proteger el signo "AD", utilizado por Alberto Durero para identificar sus obras; en 1554 un edicto de Carlos V, destinado a proteger las marcas de los tapices flamencos; normas francesas que extendían a los imitadores de marcas las penas aplicables a los falsificadores; así como ciertos fallos británicos que hacían responsable a quienes imitaran las marcas de sus competidores, frente a éstos.[x] [11]  

No obstante, fue la Revolución Industrial la que vino a ser el detonador de un derecho de marcas más moderno, pues la producción en masa y la facilidad de transportación, así como el abatimiento del costo de producción por unidad trajeron consigo la posibilidad de expandir los mercados más allá de una limitada área geográfica, e incluso más allá de las fronteras nacionales.

En Francia, la Ley Le Chapelier de 1771 dio fin al sistema corporativo, y con ello al régimen de marcas corporativas que venía funcionando desde la época medieval. No obstante, fue tal la anarquía que se tuvo que dictar la Ley Gremial del año XI, que aplicaba a las imitaciones de marcas las penas que pesaban sobre las falsificaciones de instrumentos privados, pero debido a la gravedad de las penas, la aplicación de esta ley con respecto a las marcas tuvo que ser reemplazada por la ley del 28 de abril de 1824, la cual protegía los nombres comerciales colocados sobre los productos, y posteriormente la ley del 23 de junio de 1857, que establece un sistema de depósito de los signos marcarios, concesión de un derecho de propiedad sobre los mismos, y su utilización facultativa, sistema que de hecho convivía con una especie de derecho consuetudinario de marcas, ya que también podía adquirirse el derecho de propiedad sobre una marca mediante el uso.[xi] [12]

En forma simultánea, comenzaron a surgir legislaciones sobre marcas en buena parte de los países industrializados de la Europa del siglo XIX, en especial Alemania, Italia e Inglaterra. La noción de que un fabricante que coloca a los bienes que produce su marca particular pueda prohibir a otros el uso de dicha marca para vender productos similares apareció en el derecho Anglosajón con los inicios del siglo XIX, dando origen a la conocida acción de passing off.[xii] [13] Los tribunales de las colonias Americanas, recién independizadas, adoptaron criterios similares con respecto a la protección de marcas comerciales, pero por muchos años, los tipos de marcas protegidas por este principio estaban limitadas. Por ejemplo, inicialmente los tribunales estadounidenses insistieron en que para que estuviese protegida, la marca debía incluir el nombre del fabricante. Los nombres arbitrarios o de fantasía no estaban protegidos, así como tampoco lo estaban las denominaciones de lugares.[xiii] [14] Gradualmente, esas y muchas otras restricciones fueron abolidas y para las postrimerías del siglo XIX, las cortes norteamericanas protegían nombres arbitrarios, símbolos y nombres de lugares, siempre y cuando obtuvieran lo que en ese país se conoce como secondary meaning.[xiv] [15] Los nombres de periódicos (que en nuestro país comenzaron protegiéndose mediante la peculiar figura de la reserva de derechos, y que actualmente causa conflictos con las marcas), hoteles y otros giros que previamente no estaban protegidos como marcas, sino simplemente mediante el ilícito del fraude,[xv] [16] fueron añadidos a la categoría general de marcas.                                   

Durante el siglo XX ha sido notable la forma en cómo se ha desarrollado y expandido el derecho de marcas, especialmente a través de la doctrina del trade dress, el cual tiene como antecedente la protección de algunos casos del siglo XIX con respecto a empaques, estuches o recipientes en los cuales los bienes eran puestos, si estaban preparados en una forma peculiar o nueva.[xvi] [17] En nuestros días, el derecho estadounidense de marcas otorga protección a signos que van desde los uniformes de las porristas de las vaqueritas de Dallas hasta la apariencia de tarjetas de cumpleaños.[xvii] [18] 

Con respecto al ámbito de protección, la titularidad de las marcas comprendía inicialmente solo el derecho de prohibir a los competidores el uso de marcas idénticas y posteriormente fue ampliado a marcas que fueran similares en grado de confusión. Más recientemente, a los titulares de marcas se las ha permitido prohibir el uso de dichas marcas a individuos que no compiten directamente con productos similares o relacionados, en los casos que tal uso manche, empañe o diluya la fuerza distintiva de la marca.[xviii] [19]

La adopción de la conocida Ley Lanham en 1946, que es la ley aplicable en materia de marcas en los Estados Unidos, hizo posible que la titularidad de la marca no se limitara a la zona geográfica donde de hecho se utilizaba dicha marca, sino que ahora podía establecerse un uso nacional, en virtud de la ficción legal que permitía el mencionado estatuto. Además el Lanham Act ha sido reformado en forma posterior para permitir mayor variedad de recursos legales y la posibilidad de recuperar gastos judiciales y honorarios legales.[xix] [20]

El proceso antes descrito queda claramente ejemplificado con los señalamientos del ministro O’Brien, quien afirma que mientras que en 1876 solo siete países tenían leyes sobre marcas, tal número aumentó a treinta y dos para 1900 y a ciento veintitrés para 1975. Las primeras leyes sobre marcas en América Latina fueron dictadas en las últimas décadas del siglo XIX,[xx] [21] habiéndose generalizado en el transcurso del siglo XX.

En nuestro país, el proceso comenzó en forma tardía, ya que fue hasta el primer Código de Comercio, de 1884, la primera ley del México independiente que contenía las primeras disposiciones en torno a la falsificación de marcas, siendo tan solo seis artículos los que regulaban todo el derecho de marcas aplicable.[xxi] [22] Éste código tuvo corta vida al ser reemplazado por el Código de Comercio promulgado el 15 de Septiembre de 1889, en vigor a partir del primero de enero de 1890; y en materia de marcas por primera vez se expide una legislación especial apartada de la legislación mercantil general, al promulgarse la Ley de Marcas de Fábrica de 1889 la cual constituye el primer cuerpo normativo especializado en la materia. Dicho ordenamiento contemplaba la posibilidad de que el registro de dichas marcas fuera solicitado tanto por nacionales como por extranjeros, y se otorgaba sin realizarse un examen previo. No obstante, la solicitud se publicaba y había un procedimiento de oposición dentro de los siguientes 90 días y la autoridad judicial debía pronunciarse para que procediera el registro. La solicitud debía acompañarse de una descripción de la marca.[xxii] [23]

En 1903, se promulga la nueva Ley de Marcas Industriales y de Comercio, cuya aplicación le correspondía a la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, misma que define a todo signo o denominación como la característica peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.[xxiii] [24] 

Posteriormente, bajo el nuevo orden constitucional, fue la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo la competente para aplicar la legislación promulgada en 1928, bajo el nombre de Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales, contribuyendo con ello a la confusión terminológica con respecto al concepto de marcas, respecto al cual nos referiremos con más detalle en un apartado posterior. Dicha ley ordenaba que se considerara  como marca todo nombre bajo una forma distinta, y en general cualquier medio material que sea susceptible, por sus características especiales, de hacer distinguibles a los objetos a que trata de aplicar, respecto de los de su misma especie o clase. Con esta ley se comienza también a distinguir el examen de forma y el llamado examen de fondo, con respecto de las marcas, y comienza a aplicarse un término de protección de 10 años.[xxiv] [25]

La ley de 1942 es la primera que se refiere de forma conjunta a la Propiedad Industrial, reuniendo en el mismo ordenamiento las disposiciones referentes a invenciones y signos distintivos. Al igual que la ley de 1928, definía a las marcas de una manera amplia, y se incorpora el concepto de las marcas ligadas. Posteriormente, la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 es la primera que establece en un solo ordenamiento sanciones de carácter administrativo y penal, definiendo a las marcas a los signos que distinguen a los artículos, productos o servicios, de otros de su misma clase o especie. Además se incorpora el concepto de "leyendas no reservables" y distingue explícitamente las marcas de productos y de servicios. En lo que respecta a las marcas extranjeras, estas debían estar vinculadas a una marca originalmente registrada en México y la duración del registro era por cinco años. Dicha ley fue reformada en 1987, modificando sutilmente la definición de marcas, estableciendo la posibilidad de renovación indefinida de las marcas, así como estableciendo sanciones contra actos de competencia desleal.[xxv] [26]

La ley vigente es la del 27 de junio de 1991, que fue expedida bajo el nombre Ley de Fomento de la Protección de la Propiedad Industrial, siendo reformada el 2 de agosto de 1994 en forma extensa, incluso en el nombre, quedando como actualmente se utiliza: Ley de la Propiedad Industrial. Posteriormente, dicha Ley se ha reformado el 26 de diciembre de 1997, el 17 de mayo de 1999 y el 26 de enero de 2004.[xxvi] [27] Este ordenamiento vigente define a la "marca"[xxvii] [28] como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado,[xxviii] [29] pudiendo constituir marcas válidas las siguientes:[xxix] [30]

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que su registro no este expresamente prohibido, y

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

La jurisprudencia se ha limitado a definir en forma aislada que no son registrables como marcas las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse.[xxx] [31]

Nuestra legislación distingue a los nombres comerciales como una figura especial de la ley que es similar a las marcas, pero que formalmente es diferente, sin embargo, ambas figuras forman parte de lo que en nuestro país se conoce como signos distintivos y que se protege sin necesidad de registro,[xxxi] [32] pero debe solicitarse la publicación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

También existe protección para los avisos comerciales, mediante el registro correspondiente ante el IMPI, similar a como sucede con una marca en sentido estricto.[xxxii] [33] Finalmente, la LPI protege también las marcas colectivas. Este es un signo distintivo cuya titularidad y registro es solicitada por "las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas";[xxxiii] [34] así como el hecho de que a la solicitud debe acompañarse las reglas de uso.[xxxiv] [35] Además, este tipo de marca tiene algunas limitaciones derivadas de su naturaleza, como la restricción de que no podrá ser transmitida a terceras personas y su uso quedará reservado a los miembros de la asociación.[xxxv] [36] Nuestra legislación presenta algunas singularidades con respecto a la terminología, las cuales abordaremos en otro capítulo.

2. RAZONES DE LA EXPANSIÓN DEL DERECHO MARCARIO

No hubo una sola fuerza responsable de la expansión del derecho de marcas. Claramente podemos distinguir razones tanto económicas, políticas e ideológicas que convergieron para contribuir al crecimiento de esta área del derecho y a incrementar su relevancia comercial.

En un principio, el desarrollo comercial que existió en las culturas de la antigüedad, así como el floreciente comercio en la alta edad media convirtió en una exigencia internacional que se diseñasen mecanismos para tener una certeza respecto de la procedencia de los productos, así como para proteger el prestigio del productor o comerciante.

Pero en forma más contemporánea, en los últimos ciento cincuenta o doscientos años, las fuerzas que generaron el desarrollo de la propiedad intelectual, se han visto más relacionadas a las causas que  propiciaron los mencionados desarrollos en la antigüedad, aunque manifestados en forma diferente. Es decir, el mismo desarrollo tecnológico, que en los últimos dos siglos ha acaecido a un ritmo insospechado para las culturas antiguas, así como las diversas manifestaciones que dichos desarrollos han tomado, son las razones más importantes del desarrollo de la propiedad intelectual.

Para los países desarrollados, dicho desarrollo tecnológico tuvo un impacto temprano y se manifestó en la gradual transformación de la base de la economía de esos países. Hasta bien entrado el siglo XVIII, la economía de toda Europa dependía notablemente de la agricultura, producida en gran medida en sus colonias americanas o asiáticas. Y en las colonias, no más del diez por ciento de la población económicamente activa de dedicaba a actividades relacionadas con la manufactura.[xxxvi] [37] Con la Revolución Industrial comenzada en Inglaterra, así como la industrialización de las naciones, durante el curso del siglo diecinueve, la economía de dichos países comenzó a ser menos dependiente de la agricultura y más dependiente de la industria.

Después, la industria fue suplantada poco a poco por el procesamiento de información como la fuente principal de los trabajos en las naciones desarrolladas, principalmente en los Estados Unidos, lo que se constituye como el primer factor de desarrollo de la propiedad intelectual durante el siglo veinte y en especial en la segunda mitad. El impacto de tal desarrollo de este peculiar pero trascendente cambio fue que las personas y las empresas comenzaron a percibir la necesidad de mayor protección legal mediante la propiedad intelectual.[xxxvii] [38] Como manifestación de lo anterior, durante el siglo diecinueve pocas personas se molestaron en procurar y obtener protección mediante las diversas formas de propiedad intelectual. Es por ello que, naturalmente, pocos registros de derechos de autor fueron otorgados y pocas patentes fueron concedidas,[xxxviii] [39] pero paulatinamente, la demanda para asegurar protección mediante las diversas figuras de propiedad intelectual ha ido en aumento. 

Como segundo factor, puede mencionarse el hecho de que las naciones desarrolladas de occidente han pasado de estar conformados netamente por consumidores de propiedad intelectual, a ser países conformados por productores de propiedad intelectual, lo que ha creado un balance diferente con respecto al grado de protección a esta rama del derecho. Cabe aclarar que este proceso fue más asimétrico que el paso de las naciones de la industrialización a la sociedad de la información. Es decir, al menos en lo que respecta a occidente, las naciones Europeas -en especial las de Europa continental- desde los inicios del desarrollo de la propiedad intelectual moderna de finales del siglo XVIII, se caracterizaron por ser países productores de bienes intelectuales, cuya necesidad de protección motivó los primeros desarrollos legislativos y la expansión de la propiedad intelectual. Sin embargo durante el siglo diecinueve, la población de países como Inglaterra y más precisamente Estados Unidos, tenían un mayor interés en "piratear" o "apropiarse" de material protegido mediante patentes, marcas o derechos de autor de extranjeros, cuyos titulares eran principalmente ciudadanos extranjeros. De esta manera, el interés de la población y por tanto, la legislación de estos países, proveía una protección mas relajada de la propiedad intelectual, dado que se buscaba propiciar el uso por parte de  la población de una manera más "abierta".

En otras palabras, la balanza comercial tenía un impacto directo y predecible en la posición interna e internacional que países como Estados Unidos han tomado desde el siglo diecinueve hasta nuestros días.

 La tercera fuerza económica que derivo en el mayor desarrollo de las marcas fue el inusitado incremento en la frecuencia y la importancia de la publicidad durante el siglo XX. La publicidad era utilizada desde mucho antes, pero una combinación de circunstancias en la década de 1920 hizo necesario que los fabricantes y comerciantes se publicitaran de una manera más intensa. La competencia y la apertura comercial, así como la carrera de las grandes corporaciones por abarcar mercados de tamaño nacional o más allá de las fronteras de un solo país, dieron como resultado una necesidad de incremento en la publicidad como una forma de estabilizar las demandas del consumidor y de reducir los riesgos de inversión, así como para incrementar la confianza y la lealtad del consumidor ante los rápidos cambios de estilos y temporadas (motivados por la misma publicidad) y de paso estimular la sed por los productos publicitados.[xxxix] [40] A manera de ilustración, reacuérdese que para 1928 el vetusto modelo T de Ford en negro se había convertido en el modelo A, disponible en cuatro colores y en diecisiete estilos diferentes de carrocería. En una de esas semanas de excepcional expansión de 1928, Ford gastó la asombrosa cantidad (desde luego lo era para la época) de $ 2 millones de dólares en publicidad.[xl] [41] La mayor parte de dicha suma estaba destinada a establecer y mantener la reputación y el prestigio de su marca, ya que por obvias razones, los fabricantes y comerciantes veían la necesidad de prevenir que otros se beneficiaran gratis de sus cuantiosas inversiones, iniciando entonces la era de las marcas famosas nacionales así como la expansión del derecho de marcas.

3. USO DE MARCAS Y JURISDICCIÓN EN INTERNET

Ahora bien, ¿cómo ha impactado el uso de redes informáticas como Internet al derecho de marcas y qué tipos de conflictos pueden plantearse? Los conflictos derivados de la utilización de las marcas en Internet pueden tomar diversas modalidades. Desde luego que la primera pregunta que habrá de responderse es ¿Qué constituye uso de marca en Internet? La respuesta es casi tan variada como países existentes en el planeta.

La cuestión radica en determinar las circunstancias bajo las cuales la reproducción y aparición de un signo marcario en Internet constituye uso de marca en los distintos territorios en los que dicho signo es perceptible, por ejemplo, a través de una pantalla de computadora.[xli] [42] Simultáneamente, habrá que precisar si la persona responsable de uso de la marca en Internet en un sitio queda sujeta a la jurisdicción de los tribunales de un país en la que la página y las informaciones en la misma son accesibles en ese país.[xlii] [43] Específicamente, ¿mantener un sitio de Internet que contenga una marca infractora conferirá jurisdicción personal sobre un demandado extranjero por cualquier tribunal donde el hecho ilícito pueda ser visto?

Para contestar esta pregunta, muchos tribunales a lo largo y ancho del globo han seguido el criterio de la naturaleza de los sitios de Internet, desarrollado en el caso Zippo,[xliii] [44] donde el tribunal estableció una escala para determinar era o no competente para conocer de controversias derivadas de contratos de Internet de un asunto contra un individuo no residente en la jurisdicción. En un lado del espectro están los sitios activos donde el demandado claramente hace negocios en la Internet. Al lado contrario se encuentran los sitios pasivos donde el demandado simplemente ha colocado información en un sitio que es accesible a usuarios extranjeros de otras jurisdicciones. En medio de ambos se encuentran los sitios interactivos donde el usuario puede intercambiar información con la computadora anfitriona o host.[xliv] [45]

Como una regla general, mantener un sitio pasivo implica que simplemente se provee información que no sea tendiente a ofrecer algo o a realizar transacciones comerciales, lo cual no es suficiente para establecer la jurisdicción personal. Los sitios interactivos son aquellos que no son puramente informativos, sino que por ejemplo, permite a los usuarios intercambiar información, siendo relevante el nivel de interactividad y la naturaleza comercial de dichos intercambios. En los sitios activos, el responsable realiza negocios o actividades comerciales, aunque sea el simple ofrecimiento y no se lleguen a concretar transacciones específicas.[xlv] [46]

La postura que han adoptado los tribunales en Francia es ilustrativa de la línea de pensamiento contraria, la cual entiende que la autoridades de una país pueden conocer de las reclamaciones que ahí se plantean por el dueño de una marca registrada en ese país, por el solo hecho que la marca registrada aparece en una pantalla ubicada en el territorio del país de registro sin que dicha aparición esté autorizada por quien tiene la marca registrada en ese país.[xlvi] [47] De esta manera, los tribunales franceses consideran que son competentes para conocer de estas controversias y que el derecho francés es aplicable desde el momento en que el signo en litigio aparece en una pantalla localizada dentro de su territorio. En apoyo de esta postura, se ha invocado el texto del artículo 46, línea 3 del Código de Procedimientos Civiles de ese país, de acuerdo con el cual el actor puede escoger entre tres opciones en cuestión de jurisdicción:[xlvii] [48]

1.           En razón del lugar de residencia del demandado

2.           En razón del hecho generador de daño

3.           en razón del lugar donde ha ocurrido el daño

Como ejemplo de lo anterior, el 13 de ocurre de 1997 los tribunales franceses decidieron un caso en el que la empresa alemana Brokat.Informations Systeme, GmbH utilizaba la marca de servicios "PAYLINE", en el sitio www.brokat.de misma que fue demandada por Sté. SG2, la cual era la titular de dicha marca en el país galo. En el procedimiento quedó establecido que la empresa alemana ofrecía en Alemania el servicio en cuestión bajo la aludida marca y que dicho servicio se anunciaba en Internet. El tribunal francés sostuvo que tenía jurisdicción para conocer del asunto por considerar que "la difusión de la Internet es de naturaleza mundial y accesible en Francia, por lo cual el daño había tenido lugar en territorio francés".[xlviii] [49] En el caso en cuestión, la empresa alemana fue condenada a "suprimir roda referencia a la denominación ‘PAYLINE’ en cualquiera forma, incluyendo en Internet dentro de la 72 horas siguientes a la orden de apercibimiento, bajo el riesgo de pagar 5000 francos por cada día de retraso".[xlix] [50]

En otro caso disputado en 1996 donde los hechos eran similares, solo que se desarrolló en una corte del distrito sur de Nueva York, el juzgador fue más cauto y realizó una ponderación mayor de la naturaleza internacional de los hechos del caso. La actora era la empresa Playboy Enterprises, Inc., la editora de la conocida revista de entretenimiento masculino. El demandado era el editor de una revista italiana conocida como Playmen, quien había abierto un sitio en Internet en un servidor ubicado en Italia, donde era el titular de la marca, y en la cual se utilizaba la marca "PLAYMEN". El sitio permitía diversos tipos de acceso,[l] [51] incluyendo fotos. Playboy aducía que dicho uso violaba una orden judicial emitida en 1981 que le impedía a la editorial italiana distribuir o vender sus revistas en los Estados Unidos y pedían que la empresa italiana impusiera claves y filtros a las tarjetas de crédito emitidas en los estados unidos, así como en general, impedir el acceso a ciudadanos de los Estados Unidos.[li] [52] Sin embargo, con respecto al uso de la empresa italiana de la marca "PLAYMEN" en las páginas de Internet para servicio en Italia, lo le cual estaba prohibido en los Estados Unidos, la corte sostuvo que a nadie le debe ser impedido instalar un sitio de Internet bajo un nombre en particular por el simple hecho que el mismo es accesible desde un país en el cual la venta de dichos productos a través de Internet esta prohibido.[lii] [53]

4. MARCAS VS. NOMBRES DE DOMINIO

Además de los conflictos derivados del uso de marcas en Internet, comenzaron a surgir conflictos por la incorporación en los nombres de dominio[liii] [54] de marcas idénticas o similares a otras cuyo titular también llevó su inconformidad antes los tribunales, a mediados de los noventas, y al no existir una regulación al respecto, los particulares intentaron llevar sus controversias ante los tribunales, alegando violaciones a sus derechos como legítimos titulares de marcas comerciales. Irónicamente, los que impulsaron esta evolución legislativa propiciada en algunos países, fueron precisamente aquellos arriesgados hombres de negocios que caminaban una fina línea entre la intrepidez y la violación a los derechos marcarios.

Con respecto a la colisión que se presenta entre Internet y nombres de dominio; y las marcas y otros signos distintivos, los casos que han surgido pueden clasificarse de la siguiente manera, de acuerdo al tipo de controversia a que se refieren:

a)           Cybersquatting o Domain-Grabbing, lo cual consiste en el registro de uno o varios nombres de dominio con el propósito de impedir su uso a los titulares de las marcas o de procurar su transmisión posterior a cambio de una remuneración.

b)           Cuando dos o más titulares de marcas idénticas o similares desean obtener el mismo nombre de dominio

c)           Cuando un signo distintivo es idéntico al nombre de una persona física o moral

d)           Uso de marcas famosas o notoriamente conocidas en los sitios de Internet

Los primeros casos llegaron a los tribunales en Estados Unidos y Europa en 1995 y comenzaron a ser resueltos a partir de 1996. Dos de los casos más famosos tuvieron como demandado al mismo individuo, un hombre de negocios de apellido Toeppen, quien vivía en la ciudad de Champaign, en Illinois, Estados Unidos y quien operaba una empresa proveedora de servicios de Internet o ISP y que al momento de la disputa ya había registrado más de 240 nombres de dominio de compañías famosas[liv] [55] y quien admitió ufanadamente haber registrado dichos nombres de dominio con el propósito de re-venderlos o licenciarlos a los titulares de las marcas famosas. En el primer caso,[lv] [56] el Sr. Toeppen sostenía que debido a que lo registró primero el nombre de dominio www.intermatic.com [57] ante Network Solutions, Inc. este le pertenecía. La parte actora, en cambio, sostenía que eso era una violación a sus derechos como titular de una marca que además estaba registrada y era famosa en aquel país. La corte concluyó que (1) Intermatic era una marca famosa; (2) el Sr. Toeppen realizaba un uso comercial de la marca al ofrecer el nombre de dominio para su venta; (3) la utilización de la marca que el Sr. Toeppen hacía en la Internet era considerada comercial; y finalmente (4) que el Sr. Toeppen estaba violando los derechos del titular de la marca, con base en el estatuto Anti-dilución o contra agresiones que importen la pérdida distintiva de la marca,[lvi] [58] por lo que se le ordenó a Toeppen que se abstuviera de utilizar el nombre de dominio y no impidiera que la empresa Intermatic procurara obtener dicho nombre de dominio.

El mismo resultado legal se alcanzó dos años después en otro caso contra el mismo Sr. Toeppen, pero donde en esta ocasión la parte actora era la conocida empresa Panavision. La única diferencia relevante en los hechos de este caso fue que el demandado alegaba que hacía un uso válido del sitio www.panavision.com [59] al desplegar un mapa del pequeño pueblo de Pana, en el estado de Illinois, Estados Unidos, lo que de acuerdo a su ingenioso argumento, no constituía una violación a los derechos del titular de la marca porque el sitio mostraba la "visión" de "pana" y por lo tanto, era válido su uso del sitio www.panavision.com [59]. A la postre, la corte que conoció del caso, no estuvo de acuerdo con ese argumento.[lvii] [60]

Otros importantes casos siguieron surgiendo en las cortes norteamericanas, destacándose uno que se refería al uso de una marca en el sitio de Internet, pero no como parte del nombre de dominio. En 1998 donde una señora de apellido Wells utilizaba la palabra "Playboy" para describir un hecho cierto en su sitio de Internet con respecto a su identidad, que había sido la "Playmate del año 1981". Además, la demandada utilizaba la palabra "Playboy" en los metatags,[lviii] [61] donde había usado dicha palabra para indicar el contenido del sitio de Internet. La corte del caso determinó que el uso de la Sra. Wells de la marca "Playboy" era simplemente para identificar el contenido del sitio hacer referencia legítima a su propia identidad y pasado profesional.[lix] [62]

Del mismo modo, en Europa comenzaron a surgir las controversias en torno al uso de marcas en nombres de dominio o en los sitios de Internet, siendo el Bundesgerichtshof[lx] [63] (BGH) el que ha marcado la pauta a los demás tribunales europeos decidiendo al menos cinco importantes casos en torno a las problemáticas más frecuentes e importantes.[lxi] [64] Dentro de las controversias importantes más trascendentes puede mencionarse la que sostuvo el consorcio petrolero Shell GmbH[lxii] [65] y un nacional Alemán de apellido Shell, misma que fue decidida en revisión por el BGH. El consorcio Alemán pidió que el demandado se abstuviese de utilizar el nombre de dominio www.shell.de y que este fuera transferido al titular de la marca. Al realizar un equilibrio de intereses entre la protección a los derechos del titular de la marca y la "protección al nombre" de las personas[lxiii] [66] consagrada en el derecho alemán, la corte determinó que el usuario de Internet que ingresa a la dirección www.shell.de [67] espera encontrarse con la página de Internet del consorcio petrolero, quien posee un importante interés económico en dicho nombre de dominio, y no de un ciudadano Alemán. El tribunal concluyó que al utilizar la persona de apellido Shell dicho nombre de dominio para fines personales, la parte actora tenía prioridad para utilizar el nombre de dominio controvertido.[lxiv] [68]

5. NACIMIENTO DE UN CRITERIO UNIFORME (UDRP)

La respuesta a las controversias antes descritas y otras muchas suscitadas en buena parte del mundo desarrollado, trajo como consecuencia que la OMPI preparara un Informe Final sobre el Primer Proceso relativo a los nombres de dominio de Internet,[lxv] [69] el cual estuvo disponible el 30 de abril de 1999 y fue entregado a ICANN. Dicho reporte fue la base para intensas negociaciones que dieron como resultado el diseño de una Política Uniforme para la Resolución de Conflictos referentes a Nombres de Dominio,[lxvi] [70] (UDRP, por sus siglas en Inglés) misma que fue adoptada el 26 de agosto de 1999 por ICANN,  fueron aprobados los documentos de implementación el 24 de octubre y se implementó el 1 de diciembre del mismo año.[lxvii] [71] Al día siguiente, la primera demanda conforme a la UDRP fue recibida electrónicamente en el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI y fue promovida por la World Wrestling Federation[lxviii] [72] en contra de un ciudadano norteamericano por el registro del nombre de dominio worldwrestlingfederation.com.[lxix] [73]

El 28 de junio de 2000, a instancias del Ministerio de Comunicaciones, Información y Tecnología de Australia, a nombre de su gobierno y el de otros 19 países, solicitaron a la OMPI que iniciara un Segundo Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet a fin de analizar aspectos que no se consideraron para el diseño de la UDRP. Este proceso dio como resultado el envío de un segundo reporte en 2001 y un segundo grupo de recomendaciones a ICANN en el 2002, mismas que aún no se han visto reflejadas en la UDRP.[lxx] [74] 

6. FUNCIONAMIENTO DE LA UDRP

La mencionada Política Uniforme UDRP está diseñada para ser aplicada en procedimientos totalmente en línea, donde la parte demandante escoge el proveedor de servicios arbitrales[lxxi] [75] y las partes someten todas sus promociones electrónicamente. La UDRP se aplica en forma simultánea a cualquier procedimiento legal de carácter jurisdiccional que se encuentre disponible para el actor, si es el caso que la legislación doméstica contempla algún recurso o remedio ante los tribunales.

Ahora bien, un titular de una marca que sienta afectados sus derechos y que recurra a la UDRP buscará que uno de los siguientes remedios sean pronunciados por del árbitro o panelistas[lxxii] [76]: cancelación o transferencia del nombre de dominio.[lxxiii] [77] El procedimiento se seguirá contra el que registró el nombre de dominio en disputa o aún ante la rebeldía de este, bajo un procedimiento muy similar al conocido como In Rem, es decir, contra la cosa, utilizado por la legislación norteamericana.[lxxiv] [78] Para lograr lo anterior, debe demostrar todas y cada una de las siguientes circunstancias:[lxxv] [79]

1.           Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión a la marca de la parte actora;

2.           Que el demandando no tiene derecho alguno o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa; y finalmente 

3.            Que el nombre de dominio en disputa fue registrado o ha sido usado de mala fe.

Para demostrar la existencia de derecho alguno o interés legitimo que asista al demandado, este deberá proveer evidencia de cualquiera de los siguientes supuestos:

1.           Que antes de la notificación de la demanda se hizo uso o se hicieron preparativos demostrables para el uso del nombre de dominio, en relación con el ofrecimiento de bienes o servicios de buena fe;

2.           Que la empresa o individuo demandado ha sido comúnmente conocido con ese nombre de dominio, aún cuando no sea el titular de la marca; o

3.           Que se está haciendo un uso no comercial o de conformidad con la libertad de expresión o de publicidad comparativa del demandado,[lxxvi] [80] sin intención alguna de obtener una ganancia comercial o desvirar clientes o manchar la reputación de la marca de la cual el actor es titular. 

Debe aclararse que los procedimientos arbitrales conforme a la UDRP son ejercitados por titulares de las marcas conforme a la legislación interna del lugar de residencia de la parte actora, pero si ambas partes se encuentran en la misma jurisdicción, puede además invocarse la legislación nacional del país donde se trate.  También debe aclararse que la simple falta de uso es evidencia en contra de la existencia de un derecho o interés legítimo.[lxxvii] [81] De la misma manera, evidencia de una oferta para vender o transferir el nombre de dominio o disponibilidad para cancelar el nombre de dominio es indicativo de la falta de derecho o interés legítimo,[lxxviii] [82] así como la adopción de una marca famosa o notoriamente conocida con la cual el demandado no tenga conexión alguna.[lxxix] [83] Dada la dificultad de comprobar la mala fe, y más en un procedimiento a distancia, la misma UDRP provee una lista no exhaustiva de circunstancias que serán evidencia de dicha mala fe.[lxxx] [84]

1.           La retención de un nombre de dominio con el propósito de ofrecerlo para su venta al titular por un precio mayor al de los costos directos en relación a la adquisición y mantenimiento del nombre de dominio.[lxxxi] [85] 

2.           El registro de un nombre de dominio con el propósito de impedir el uso del mismo al titular de la marca, lo cual puede establecerse si el demandado se ha comportado de esa manera antes.[lxxxii] [86] 

3.           Registrar el nombre de domino con el objetivo principal de trastornar el negocio de un competidor.[lxxxiii] [87]

4.           Utilización del nombre de dominio para atraer o desviar clientes a sitios de terceros, con la intención de obtener una ganancia comercial[lxxxiv] [88] y mediante la creación de condiciones que permitan la posibilidad de confusión.[lxxxv] [89]

Desde luego que es posible para el demandado oponer defensas y excepciones. También puede el demandado demostrar fehacientemente que en efecto tiene un derecho o interés legítimo en el nombre de dominio, ya sea porque es su nombre, denominación legal, apellido o por que igualmente posee un registro de marca o los derechos correspondientes a esta.[lxxxvi] [90] También puede demostrar el demandado que ha hecho "preparaciones demostrables" para usar el nombre de dominio en disputa.[lxxxvii] [91] De la misma manera puede demostrar que ha sido conocido ordinariamente mediante el nombre de dominio en disputa o que ha hecho un uso legítimo o en ejercicio de su libertad de expresión o realizar actividades que constituyan publicidad comparativa.[lxxxviii] [92] El simple uso nominativo de una marca en tal forma que no cree confusión normalmente no constituye evidencia de mala fe.

La política aplica para disputas relativas a nombres de dominio genéricos, es decir, todos los que terminan en .com, .net y .org. También ha sido adoptada voluntariamente por los administradores de ccTLD[lxxxix] [93] como es el caso de los .nu, .tv y .ws.[xc] [94] Los administradores de nombres de dominio de otros países, sin embargo, han decidido desarrollar sus propias políticas de resolución de conflictos, que en general son muy similares a la política uniforme ya comentada.

Por lo tanto, la UDRP se aplicará, y de hecho se ha aplicado, contra residentes en México que posean un nombre de dominio .com, .net, .org., .nu, .tv o .ws. por cualquier individuo o compañía en cualquier parte del mundo. De la misma forma, podrá ser invocada por residentes en México, y si ambas partes residen en México, se aplicará además la Ley de Propiedad Industrial o la Ley Federal del Derecho de Autor en lo que se refiere a reservas de derechos.[xci] [95] La UDRP ha sido aplicada en más de 6,000 disputas referentes a nombres de dominio, involucrando partes de más de 119 países y más de 11,000 nombres de dominio.[xcii] [96]

7. POLÍTICA GENERAL DE NOMBRES DE DOMINIO .MX (LDRP)

Por su parte, NIC México, el administrador del ccTLD .mx, adoptó las llamadas "Políticas Generales de Nombres de Dominio", así como las "Políticas de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .mx" (conocida comúnmente como LDRP) así como su reglamento el 11 de julio de 2003. Todas estas disposiciones fueron incorporadas por referencias a los contratos de los poseedores existentes de nombres de dominio a partir del 1 de junio de 2004,[xciii] [97] así como a los de aquellos que adquirieron nombres de dominio .mx a partir de dicha fecha. De su revisión, es claro que la LDRP es en general simular a la UDRP. También el Reglamento de la Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio para .mx es virtualmente una traducción literal de las Reglas para la Política Uniforme para la Resolución de Conflictos referentes a Nombres de Dominio. No obstante, pueden advertirse las siguientes diferencias:

1.           NIC México solo reconoce un proveedor de servicios arbitrales o de solución de controversias: El Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI.[xciv] [98]

2.           la LDRP se aplica no solo a marcas,[xcv] [99] en estricto sentido sino a marcas de productos o servicios, aviso comercial, denominaciones de origen o reservas de derechos. 

3.           La LDRP puede ser invocada en caso de marcas y avisos comerciales, solo cuando éstos se encuentren registrados.

4.           La LDRP puede ser invocada en caso de denominaciones de origen y reservas de derechos cuando "el promovente tenga los derechos".[xcvi] [100]

Al respecto conviene aclarar que es bastante impreciso el texto de la resolución en lo que se refiere a denominaciones de origen y reservas de derecho. Conforme a la legislación Mexicana y a diferencia de lo que pasa en la gran mayoría de los países de Europa, el titular de las denominaciones de origen no son las asociaciones, cámaras, cooperativas o uniones de productores o fabricantes, sino el Estado Mexicano, de acuerdo al Artículo 167 de la Ley de Propiedad Industrial, y es el Estado a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el que autoriza a los particulares la utilización de determinada denominación de origen en relación con sus productos. De este régimen tan particular surgen situaciones donde más de un individuo o empresa está en igualdad de circunstancias para obtener la titularidad del nombre de dominio, y la política no parece contener mecanismo alguno que lidie con dichos casos. Como ejemplo, pensemos en la denominación de origen "tequila", cuyo titular es el Estado Mexicano, pero respecto de la cual existen diversas empresas autorizadas en los términos del Artículo 169 de la Ley de Propiedad Industrial. Luego entonces, surge la pregunta ¿quién tiene el mejor derecho para ser el titular de el nombre de dominio tequila.com.mx?[xcvii] [101] ¿El primero en registrarlo? O ¿Todos por igual? O ¿Será titular el Estado Mexicano?, en cuyo caso ¿Quién administrará el sitio?, etc. Ninguna de estas cuestiones son previstas por la LDRP ni su reglamento.

Por otro lado, en lo que respecta a las reservas de derechos, la LDRP señala que toda persona que estime afectados sus "derechos", debe mostrar que tiene los "derechos" sobre la "reserva de derechos".[xcviii] [102] Además de lo criticable de la redacción, la LDRP omite reconocer claramente que la única forma de ser el titular de la reserva de derechos es mediante el "certificado"[xcix] [103] expedido por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), mismo que no es otra cosa más que la representación del "registro" o "inscripción"[c] [104] que el propio instituto realiza. Por tanto, en nuestra opinión, hubiera sido más claro hacer referencia a que podrá ser invocada la LDRP cuando la reserva de derechos "se encuentre registrada" al igual que el lenguaje utilizado para las marcas y avisos comerciales, contribuyendo así a la claridad con respecto de quienes pueden invocar la política para resolver conflictos .mx.

Cabe mencionar que se excluye por completo de la LDRP a los nombres comerciales, que a pesar de ser protegidos conforme a la Ley de Propiedad Industrial,[ci] [105] no son tutelados por dicha política. Tampoco queda claro si las marcas colectivas se encuentran protegidas por la LDRP, aunque en caso de que ambas partes tuvieran su residencia en México, pudiera aplicarse la Ley de Propiedad Industrial mediante la invocación de la cláusula 19 del reglamento de la LDRP, tal y como sucede con la disposición equivalente de la UDRP.

La LDRP ha sido utilizada para resolver solamente 6 casos en 2004, ordenándose en todos ello la transferencia del nombre de domino a la parte actora.[cii] [106] Otros 10 casos referentes a nombres de dominio .mx fueron resueltos conforme a la UDRP,[ciii] [107] en donde el resultado fue que en 6 de ellos se ordenó la transferencia de los nombres de dominio involucrados, en un caso se ordenó la cancelación, en uno de ellos el demandado conservó el sitio, y los 2 procedimientos restantes no fueron concluidos.[civ] [108]

Finalmente recordemos que a pesar de la importancia de la LDRP no podemos hablar que este constituya un avance legislativo en estricto sentido, toda vez que no es una ley ni tratado internacional, ni ha pasado por el proceso legislativo. Por el contrario, constituyen una serie de disposiciones o estipulaciones contractuales que son incorporados por referencia a los contratos de registro de nombres de dominio, en uso de la libertad contractual de los adquirentes. La LDRP, aunque muy importante, no le debe ningún merito a las autoridades administrativas, ni al congreso de la unión, ni es aplicada por los tribunales federales. Es producto, al igual que la UDRP de un mecanismo ingenioso e intrincado en su diseño, pero sencillo en su implementación y efectivo para resolver controversias por la vía privada, es decir, del arbitraje.

8. INCONSISTENCIAS DE LA UDRP

Como hemos visto hasta ahora, tanto la UDRP como la LDRP[cv] [109] son generalmente vistas como adelantos legales excepcionales. La UDRP con sus distintas adecuaciones en las políticas implementadas en diferentes países se ha convertido en un mecanismo exitoso para dirimir controversias relativas a nombres de dominio, que resuelve muy bien las problemáticas de la jurisdicción, la notificación al demandado, la territorialidad, el espacio y los costos. Además de eso, algunos textos que se proponen para el Tratado de Libre Comercio de América, han revelado que se planea incluir a la UDRP como política para la resolución de nombres de dominio en todos los países de América, [cvi] [110] lo que en la práctica se ha adelantado.

No obstante, para muchos autores la UDRP dista mucho de ser perfecta, y otros más señalan airadamente las inconsistencias. Kieren McCarthy, identifica las siguientes:[cvii] [111]

1.           No se especifica en quien recae la carga de la prueba

2.           No especifica que debe probarse para comprobar la inocencia o culpabilidad

3.           Impone plazos muy cortos

4.           No se requiere un contacto entre el actor y el demandado antes de someter el asunto a arbitraje

5.           La parte actora elige el proveedor de servicios arbitrales

6.           No existe un proceso de apelación

7.           Los árbitros, frecuentemente usan como fundamento áreas del derecho sobre las cuales no tienen facultad para pronunciarse

8.           Muchos árbitros han ignorado consideraciones para probar interés legítimo más allá de la propiedad intelectual

9.           Las defensa de "mala fe" es insignificante 

10.       Nadie monitorea las reglas contenidas en la propia UDRP

Aunque el análisis de cada uno de estos temas requerirían ser abordados con mayor profundidad de la que requiere un trabajo de esta extensión, el autor arriba citado esgrime convincentes argumentos para sostener su posición y de forma preliminar, podemos apuntar que coincidimos con varias de las consideraciones de su postura.

Otros estudiosos apuntan que la UDRP presenta las siguientes desventajas:[cviii] [112]

1.           Definitividad: las partes son libres de llevar su asunto ante los tribunales antes, durante o después del procedimiento arbitral y los tribunales, en muchos países, no están obligados por el leudo del panel arbitral.

2.           Daños y perjuicios: al panel arbitral no le es permitido pronunciarse con respecto a los daños y perjuicios que el actor que prevalezca en sus pretenciones debe obtener, limitándose a decidir sobre la cancelación o transferencia del nombre de dominio.

3.           Tratamiento completo: si el demandado ha incurrido en otros actos ilícitos, tales como diluir la fuerza distintiva de la marca, publicidad engañosa o competencia desleal, el titular de la marca quisiera litigar todos estos asuntos y reclamar todas las acciones en un mismo procedimiento, en vez de ir por partes.[cix] [113] 

4.           Pruebas: Las decisiones del panel arbitral son tomadas con base en la demanda, la contestación, y en el caso de ciertos proveedores de servicios arbitrales, también con base en las réplicas y contrarréplicas. Si el titular de la marca desea ofrecer pruebas adicionales o la mala fe del demandado no queda claramente asentada en los documentos antes mencionados, no hay posibilidad de alegatos ni pruebas adicionales.  

Por otro lado, como lo demuestra en su excelente estudio Keith Blackman, las críticas que actualmente se hacen a la UDRP tienen un gran sustento, sobre todo en lo que se refiere al abuso de la política para beneficiar los intereses de grandes compañías y suprimir para librar batallas en Internet contra los críticos de algunos productos o servicios.

En efecto, la UDRP ha servido para que muchas compañías y particulares suspendan el uso de nombres de dominio, sin tener que probar siquiera la violación a sus derechos de propiedad intelectual, lo cual es permitido por la política, ya que una vez admitida la demanda, el sitio es suspendido en lo que se resuelve el asunto. Esta práctica es conocida como reverse hijacking[cx] [114] la cual es definida como "utilizar la política de mala fe para intentar despojar o impedir el uso, así como para causar molestia al nombre de dominio a su titular".[cxi] [115]

Otra consecuencia de la aplicación de la política han sido las limitaciones a la libertad de expresión, derecho fundamental que es reconocido por la mayoría de las constituciones del mundo occidental. La cláusula 4 (c) de la UDRP establece que el demandado que no haga un uso comercial del sitio o que sea conocido ordinariamente por medio del nombre de dominio, solo puede demostrar un interés legítimo si utiliza el sitio en forma no comercial  o en ejercicio de su libertad de expresión o de realizar actividades que constituyan publicidad comparativa que, sin intención de atraer o desviar clientes a sitios de terceros o manchar la reputación de la marca de la cual el actor es titular. El lenguaje utilizado en la cláusula citada encuentra su fundamento en el Federal Trademark Dilution Act, y al igual que este busca combatir las conductas que dañen el buen prestigio ganado por las marcas, pero en la práctica, dicha definición ha sido ampliada por los panelistas al aplicar la UDRP.[cxii] [116] Lo anterior ha tenido el indeseable propósito de afectar la libertad de expresión de muchos ciudadanos que legítimamente quieren mostrar en el ciberespacio sus puntos de vista. 

La UDRP representa un sorprendente avance en la protección de marcas en un ámbito completamente nuevo: el ciberespacio. Hasta ahora, muy pocos países han adoptado o promulgado leyes que permitan a los titulares de marcas y otros derechos de propiedad intelectual acudir a los tribunales para buscar la tutela de sus derechos y de sus intereses. En Latinoamérica, pocos países han reformado sus legislaciones, y ni siquiera se encuentran actualmente discutiendo alguna ley que permita lidiar con esta nueva problemática, ni sus tribunales se han visto dispuestos a aplicar las reglas generales del derecho civil o de la legislación especializada de propiedad intelectual para proteger los signos distintivos. En muchos otros casos, tampoco los particulares se han visto motivados para llevar sus controversias a los tribunales nacionales mediante un procedimiento jurisdiccional a fin de procurar un cambio legislativo a través de precedentes judiciales.

El panorama anterior nos deja con la visión de que la UDRP, y las demás políticas adoptadas por los administradores de dominios nacionales, han sido el único medio eficaz para dirimir controversias relativas a conflictos derivados del uso de marcas en nombres de dominio. Dicho sistema ha mostrado que una solución privada, sin la intervención de la administración pública, de los respectivos parlamentos de los países, ni de un tratado internacional, puede resultar exitosa y puede ser implementada en forma notablemente rápida. También ha demostrado que la privatización de la justicia en determinadas controversias especializadas puede resultar tan eficaz (o incluso más) que los procedimientos jurisdiccionales nacionales; y que la inclusión de cláusulas por referencia mediante anexos a contratos privados mediante el uso del sacrosanto principio de la libertad contractual puede ser un recurso extremadamente flexible y ágil para crear todo un nuevo sistema normativo.

9. VALIDEZ DEL PACTO ARBITRAL

La aplicación tanto de la UDRP como de la LDRP resulta de la voluntad de las partes, mediante una cláusula arbitral y mediante la incorporación por referencia, en el propio contrato, del texto de dichas políticas de resolución de conflictos. Debido a que el registro de nombres de dominio se hace completamente en línea, su contratación se realiza mediante lo que la doctrina mexicana denomina contratos de adhesión. El contrato de adhesión o por adhesión se encuentra regulado en México por la Ley Federal de Protección al Consumidor (LPC) y puede definirse como aquel en el cual una de las partes establece un contenido prefijado del mismo para ser utilizado en todas las transacciones de determinado tipo, para la realización de actos en masa y con respecto de los cuales, su clausulado solo puede ser pura y simplemente aceptado.[cxiii] [117] A pesar de que algunos los consideran como simples actos jurídicos unilaterales o los critican por propiciar los abusos por parte de las empresas, la jurisprudencia mexicana ha dicho que la característica de que una de las partes fije su contenido "no afecta su validez, ya que no implica la ausencia de la alternativa de aceptarlo o rechazarlo en forma total o parcial por quien no interviene en su elaboración".[cxiv] [118]

La LPC la define como "el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato." [cxv] [119] Ahora bien, con base en este análisis, es claro que los contratos de registro de nombres de dominio son contratos de adhesión, debido a que son celebrados en línea, sin la posibilidad de modificar sus cláusulas y expresando la voluntad mediante la simple aceptación del contrato en su totalidad.

Con respecto a la forma del consentimiento otorgado por medios electrónicos, es claro[cxvi] [120] que este es válido y se equipara al consentimiento otorgado en forma expresa.[cxvii] [121] Ahora bien, la siguiente cuestión será determinar la validez del contenido del mismo. Al respecto, la misma LPC establece que no son válidas y se tendrán por no puestas las cláusulas que se consideren abusivas. Las cláusulas a las cuales se refiere la LPC se encuentran contenidas en su artículo 90 y son las siguientes:

I.             Las que permiten al proveedor modificar unilateralmente el contrato o sustraerse de sus obligaciones

II.          Las que liberen de su responsabilidad civil al proveedor, excepto cuando el consumidor incumpla el contrato

III.        Las que trasladen la responsabilidad civil del proveedor al consumidor o un tercero

IV.       Las que prevengan términos de prescripción inferiores a los legales

V.          Las que prescriban el cumplimiento de ciertas formalidades para la procedencia de las acciones que se promuevan contra el proveedor

VI.       Los que sometan al consumidor a la competencia de tribunales extranjeros

VII.     Deberán celebrarse por escrito, en idioma Español y sus caracteres deben ser legibles a simple vista

Creemos que para nuestro estudio, resulta relevante la fracción VI, toda vez que respecto al idioma utilizado en los contratos de adhesión relacionados con el registro de nombres de dominio, pueden darse dos situaciones: (1) que se registre un nombre de dominio .mx; o (2) que se registre un nombre de dominio de cualquier otra ccTLD, siendo el más usual los gTLD, es decir, .com, .net, .org, entre otros. En el primero de los casos se trataría de un contrato celebrado en idioma Español, mientras que en el segundo caso, se trataría casi siempre de contratos en otro idioma, principalmente Inglés, lo cual es de suyo importante ya que pudiera afectar la validez del contrato y consecuentemente, la validez de la cláusula arbitral. 

Las consecuencias de la nulidad prescrita por la LPC son particularmente enérgicas. En efecto, la regla general del derecho mexicano es que los actos nulos siempre producirán provisionalmente sus efectos, mientras no se decrete la nulidad por la autoridad judicial.[cxviii] [122] Pero esa regla no se aplica cuando se trata de cláusulas cuya nulidad prevé el artículo 90 de la LPC, sino que se tienen por no escritas. Es decir, su nulidad no necesita ser declarada por la autoridad judicial.[cxix] [123]  

También resulta relevante la fracción VII del artículo 90 de la LPC, ya que la misma invalidaría una cláusula que sometiera a la competencia de un tribunal extranjero a quien registre un nombre de dominio. Sin embargo, coincidimos con Javier Arce Gargollo en el sentido de que "no es claro que esta disposición comprenda la cláusula de arbitraje, aunque parece que no cabe otra cláusula de arbitraje que no sea el regulado por la LPC..."[cxx] [124] Por lo que también coincidimos que "una cláusula que estipulara un arbitraje diferente llevaría el riesgo de ser considerada como una forma de someterse al consumidor al cumplimiento de ciertas formalidades para el ejercicio de sus acciones",[cxxi] [125] pero solo cuando el arbitraje sea el único medio de defensa permitido por el contrato de adhesión, y en el caso de los contratos de registro de nombres de dominio, el procedimiento arbitral no excluye la posibilidad de recurrir a los procedimientos jurisdiccionales.